1 Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung eines dort am 20. April 2017 eingegangenen Einspruchs das Patent … mit der Bezeichnung

2 …

3 dessen Erteilung am 21. Juli 2016 veröffentlicht wurde, durch Beschluss vom 23. Oktober 2018 widerrufen.

4 Die Einsprechende hatte mit Verweis auf druckschriftlichen Stand der Technik geltend gemacht, dass dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 die Neuheit fehle; zumindest beruhe dieser jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies betreffe auch die Gegenstände der von der Patentinhaberin im Laufe des Einspruchsverfahrens eingereichten Hilfsanträge 1 und 2. Darüber hinaus hatte sie die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 bestritten.

5 Die Patentinhaberin war dem Vorbringen vollumfänglich entgegengetreten.

6 Gegen den der Patentinhaberin am 27. Dezember 2018 zugestellten Beschluss richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 25. Januar 2019 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin, die sie mit Schriftsatz vom 22. März 2019 begründet hat. Hierin verteidigt sie ihr Patentbegehren in der erteilten Fassung sowie mit gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren neu gefassten Hilfsanträgen 1 und 2 für eine beschränkte Aufrechterhaltung.

7 Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2020 widersprochen. Nach ihrer Auffassung sei die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 aus dem Stand der Technik vorbekannt, zumindest jedoch durch diesen nahegelegt. Den Gegenständen der Hauptansprüche der jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 2 stellt sie das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit in Abrede. Gleiches gelte auch für die jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche. Zudem sei Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 unzulässig erweitert.

8 Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 25. Februar 2021 auf die für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevanten Druckschriften im Verfahren hingewiesen, als diese für den Fachmann ausreichend Vorbild und Anlass zur Auffindung der in den unabhängigen Patentansprüchen der verteidigten Fassungen definierten Gegenstände bieten können. Zudem hat er darauf hingewiesen, dass die Ausführbarkeit des Gegenstandes nach Anspruch 2 des Hilfsantrags 1 nicht gegeben zu sein scheint.

9 Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 29. April 2021 einen geänderten Hilfsantrag 1 eingereicht, indem beim hierfür geltenden Anspruchssatz jedenfalls der Anspruch 2 gestrichen wurde. Im Übrigen seien ihrer Auffassung nach die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche sowohl in der erteilten Fassung als auch in den Fassungen der geltenden Hilfsanträge neu und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

10 Nachdem mit am 22. Oktober 2021 ergangenen Beschluss des Amtsgerichts S…über das Vermögen der Patentinhaberin bereits die vorläufige Verwaltung angeordnet worden war, ist durch Beschluss des Amtsgerichts S… vom 1. Januar 2022 über das Vermögen der Patentinhaberin das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. E…, zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Das Insolvenzverfahren ist bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abgeschlossen worden.

11 Mit gerichtlichem Schreiben vom 11. November 2021 sowie vom 6. April 2022 sind die Beteiligten darüber informiert worden, dass das Einspruchsverfahren wegen der Anordnung der vorläufigen Verwaltung bzw. aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin unterbrochen ist. Die Einsprechende hat mit Schreiben vom 22. November 2021 erklärt, das Verfahren aufzunehmen.

12 Der Senat hatte mit Schreiben vom 6. April 2022 zudem darauf hingewiesen, dass das Einspruchsbeschwerdeverfahren für die Patentinhaberin als Aktivprozess zu qualifizieren sei und das Verfahren somit zunächst vom Insolvenzverwalter und, erst nach dessen Ablehnung, sowohl von der Patentinhaberin als auch von der Einsprechenden aufgenommen werden kann. Auf die in dem Schreiben ebenfalls enthaltene Aufforderung an den Insolvenzverwalter, zu erklären, ob er aufnehmen werde, hat dieser zunächst um Fristverlängerung gebeten, die ihm gewährt wurde und mitgeteilt, dass er bis zum 15. Juli 2022 Stellung nehmen werde. Eine Aufnahme des Verfahrens hat er nicht erklärt. Die Einsprechende hat erneut mit Schreiben vom 13. September 2022 erklärt, das Verfahren aufzunehmen.

13 Der Senat hat mit Verfügung vom 27. September 2022 und beigefügtem Ladungszusatz unter Hinweis auf eine Verzögerung der Aufnahme durch den Insolvenzverwalter ohne ersichtlichen Grund, auf Antrag der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin zur Aufnahme des Rechtsstreits und zur mündlichen Verhandlung am 30. November 2022 geladen.

14 Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 30. November 2022 haben die Vertreter des Insolvenzverwalters erklärt, das Verfahren nicht aufzunehmen. Daraufhin hat die Einsprechende die Aufnahme des Verfahrens erklärt. Der Vorsitzende hat sodann festgestellt, dass die durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte Unterbrechung des Einspruchsverfahrens beendet ist.

15 Die Patentinhaberin hatte mit Schriftsatz vom 23. November 2022 einen neuen Hilfsantrag 3 vorgelegt, worauf die Einsprechende die Kurzfristigkeit der Einreichung im Termin am 30. November 2022 gerügt hatte. Mit Schriftsatz vom 23. März 2023 hat die Beschwerdegegnerin und Einsprechende dann als Reaktion auf den Hilfsantrag 3 neuen Stand der Technik ins Verfahren eingeführt.

16 Der Beschwerdeführer hat den Antrag gestellt,

17 den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 23. Oktober 2018 aufzuheben und das Patent … wie erteilt aufrecht zu erhalten.

18 Hilfsweise beantragte er - jeweils unter unveränderter Beibehaltung der Zeichnungen - die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen:

19 - Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 29. April 2021;

20 - Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 2 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils mit Datum vom 21. März 2019;

21 - Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 sowie Beschreibungsseiten 1 bis 13, jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 23. November 2022.

22 Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende stellte den Antrag,

23 die Beschwerde zurückzuweisen.

24 Sie ist der Auffassung, dass die Gegenstände des Vorrichtungsanspruchs 1 und des nebengeordneten Verfahrensanspruchs in erteilter Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 zumindest nahegelegt seien.

25 Folgende Druckschriften fanden als Nachweis des Standes der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren Berücksichtigung:

27 die nachfolgend ersichtliche Anlage 1, bestehend aus 3 Wörterbuchauszügen:

28 WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, Wissen Media Verlag GmbH, Gütersloh/München, 8. Auflage, 2006 – ISBN-10: 3-577-10241-1, Seiten 667 und 841,

29 Wiktionary: „halten“ – https://de.wiktionary.org/wiki/halten, abgerufen am 12.02.2019 und

30 Wiktionary: „kleben“ – https://de.wiktionary.org/wiki/kleben, abgerufen am 12.02.2019.

31 Die im Umfang des Hauptantrags zu berücksichtigenden Patentansprüche 1 und 11 des Anspruchssatzes in der erteilten Fassung lauten:

32 1…

34 Wegen des Wortlauts der auf die unabhängigen Patentansprüche 1 und 11 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10 und 12 sowie 13 wird auf die Streitpatentschrift … Bezug genommen.

35 Die Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 1 haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind kenntlich gemacht):

37 11 10 …

38 Die weiteren Ansprüche 2 bis 9, 11 und 12 des Hilfsantrags 1 entsprechen den Ansprüchen 3 bis 10, 12 und 13 in der erteilten Fassung mit Ausnahme ihrer angepassten Rückbezüge und aufgrund der geänderten Rechtschreibreform.

39 Der Patentanspruch 1 des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen sind gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kenntlich gemacht mit Ausnahme derjenigen, die der Rechtschreibreform geschuldet sind):

41 Die weiteren Ansprüche 2 bis 12 des Hilfsantrags 2 sind gegenüber den Ansprüchen 2 bis 12 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 identisch.

42 Die Patentansprüche 1 und 5 des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 3 lauten (Änderungen gegenüber den Patentansprüchen 1 und 10 nach Hilfsantrag 2 sind kenntlich gemacht mit Ausnahme derjenigen, die der Rechtschreibreform geschuldet sind):

45 Die weiteren Ansprüche 2 bis 4 sowie 6 und 7 des Hilfsantrags 3 sind gegenüber den Ansprüchen 8 bis 10 sowie 12 und 13 in der erteilten Fassung mit Ausnahme ihrer angepassten Rückbezüge und aufgrund der geänderten Rechtschreibreform identisch.

46 Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.