76 Unstreitig hat die Beklagte mit Schreiben vom 5. Januar 2023 gegenüber der Klägerin geltend gemacht, dass Produkte der Klägerin das US-Patent 5,997,358 der Beklagten bzw. dessen Familienmitglieder, zu denen auch das Streitpatent gehört, verletzen. Den Verletzungsvorwurf, insbesondere bezogen auf die Patentansprüche 1 und 7, hat die Beklagte unstreitig in einer Online-Besprechung am 28. März 2023 wiederholt und in einer weiteren Online-Besprechung im September 2024 zum Ausdruck gebracht, dass sie Ansprüche aus dem Patent ggfls. durchsetzen will.

77 Auch wenn die Beklagte die Verletzung von Patentanspruch 15 noch nicht ausdrücklich geltend gemacht hat, besteht ein Sachzusammenhang zu Patentanspruch 1 und damit muss die Klägerin, die während der Laufzeit der Schutzdauer des Streitpatents die von der Beklagten in Frage gestellten Produkte in Deutschland vertrieben hat, auch insoweit eine Inanspruchnahme befürchten.

78 Die Beklagte hat auf vermeintliche Ansprüche aus dem Streitpatent nicht verzichtet. Entsprechende ausdrückliche oder konkludente Erklärungen hat sie bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abgegeben. Vielmehr hat die Beklagte, indem sie die erteilte Fassung des Streitpatents verteidigt und 14 Hilfsanträgen zur Verteidigung des Streitpatents stellt, zum Ausdruck gebracht, dass sie mit einer Fassung das Streitpatents rechtsbeständig erhalten möchte und sie ein Interesse an der Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents in einer der von ihr verteidigten Fassungen hat. Dieses Interesse an dem Bestand dient zumindest auch dazu, mögliche Ansprüche aus dem Streitpatent geltend machen zu können. Denn die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents ist notwendige Voraussetzung dafür, dass Rechte aus dem Streitpatent ggfls. mit Hilfe der Zivilgerichte geltend gemacht und durchgesetzt werden können.

90 An electrical connector [e.g. 60, 80, 90, 100]

91 1.1a for providing predetermined amounts of compensating signals to approximately cancel a like amount of an offending signal at a given frequency,

92 the connector including metallic conductors that form an interconnection path between input and output terminals,

93 the connector further including a first compensation stage

94 1.3a that is positioned at a first effective location along the interconnection path,

95 1.3b wherein compensating signals having a first magnitude and phase are coupled between the conductors;

96 characterized by

97 a second compensation stage

98 1.4a that is positioned at a second effective location along the interconnection path,

99 1.4b wherein a compensating signal having a second magnitude and phase is coupled between the conductors; and

100 said first and second effective locations being time delayed with respect to each other

101 1.5a in order to provide predetermined phase shifts, at the given frequency, between the offending signal and each of the compensating signals.

103 A method

104 15.1a for reducing a known amount of offending crosstalk at a given frequency, said crosstalk existing between two pairs of conductors at an input-terminal region of an electrical connector,

105 the method comprising the steps of:

106 coupling a first amount of compensating crosstalk from the first pair of conductors onto the second pair of conductors,

107 15.2a said first amount having a predetermined first magnitude and polarity at the given frequency;

108 coupling a second amount of compensating crosstalk from the first pair of conductors onto the second pair of conductors,

109 15.3a the second amount having a second predetermined magnitude and polarity at the given frequency, and

110 providing a predetermined time delay between the steps of coupling the first and second amounts of compensating crosstalk from the first pair of conductors onto the second pair of conductors

111 15.4a in order to provide predetermined phase shifts, at the given frequency, between the offending signal and each of the compensating signals.

114 Elektrischer Verbinder [z. B. 60, 80, 90, 100] zur Bereitstellung vorbestimmter Mengen von kompensierenden Signalen zur annähernden Löschung einer gleichen Menge eines widrigen Signals bei einer gegebenen Frequenz,

115 wobei der Verbinder metallische Leiter enthält, die einen Verbindungsweg zwischen Eingangs- und Ausgangsanschlüssen bilden,

116 wobei der Verbinder weiterhin eine erste Kompensationsstufe aufweist,

117 1.3a die an einer ersten effektiven Position entlang des Verbindungswegs positioniert ist,

118 1.3b wobei kompensierende Signale, die einen ersten Betrag und eine erste Phase aufweisen, zwischen die Leiter geschaltet sind;

119 gekennzeichnet durch:

120 eine zweite Kompensationsstufe

121 1.4a die an einer zweiten effektiven Position entlang des Verbindungswegs positioniert ist,

122 1.4b wobei ein kompensierendes Signal, das einen zweiten Betrag und eine zweite Phase aufweist, zwischen die Leiter geschaltet ist;

123 und dadurch, dass die erste und zweite effektive Position in Bezug auf einander zeitverzögert sind,

124 1.5a um bei der gegebenen Frequenz vorbestimmte Phasenverschiebungen zwischen dem widrigen Signal und jedem der kompensierenden Signale bereitzustellen.

126 Verfahren

127 15.1a zur Verringerung einer bekannten Menge widrigen Übersprechens bei einer gegebenen Frequenz, wobei das Übersprechen zwischen zwei Leiterpaaren in einem Eingangsanschlussbereich eines elektrischen Verbinders besteht,

128 mit den folgenden Schritten:

129 Ankoppeln einer ersten Menge kompensierenden Übersprechens aus dem ersten Leiterpaar auf das zweite Leiterpaar,

130 15.2a wobei die erste Menge bei der gegebenen Frequenz einen vorbestimmten ersten Betrag und eine vorbestimmte erste Polarität aufweist;

131 Ankoppeln einer zweiten Menge kompensierenden Übersprechens aus dem ersten Leiterpaar auf das zweite Leiterpaar,

132 15.3a wobei die zweite Menge bei der gegebenen Frequenz einen zweiten vorbestimmten Betrag und eine zweite vorbestimmte Polarität aufweist, und

133 Bereitstellen einer vorbestimmten Zeitverzögerung zwischen den Schritten des Ankoppelns der ersten und zweiten Menge kompensierenden Übersprechens aus dem ersten Leiterpaar auf das zweite Leiterpaar,

134 15.4a um bei der gegebenen Frequenz vorbestimmte Phasenverschiebungen zwischen dem widrigen Signal und jedem der kompensierenden Signale bereitzustellen.

136 Um eine vollständige Kompensation einer Störung zu erreichen, ist eine zweite Kompensationsstufe (Merkmal 1.4) vorgesehen, wobei nicht nur der Betrag der Störung berücksichtigt wird, sondern auch die Phasenlage (Merkmal 1.4b). Unter der Phasenlage versteht die Fachperson die zeitliche Verschiebung zwischen Strom und Spannung eines Wechselstromsignals.

137 Konstruktiv wird dies bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents durch eine zweite Überkreuzungsstelle innerhalb der Verbinderanordnung realisiert.

138 Da die Phasenverschiebung frequenzabhängig ist, ergibt sich der Abstand zwischen den Überkreuzungsstellen in Abhängigkeit von der Frequenz des Trägersignals, das über die Datenverbindung übertragen wird (Spalte 7, Zeilen 15 bis 27: „By carefully choosing the crossover locations and the amount of coupling between wire-pair 501, 504 and wire-pair 502, 503 (see FIG. 5A), the magnitude and phase of vectors A0, A1, A2 can be selected to nearly cancel each other. For example, if the length of Section I is increased, then the magnitude and phase of vector A1 is increased; and if conductors 501, 503 or 502, 504 are moved closer together in Section I, then the magnitude of vector A1 is increased. Finally it is noted that because the phase shift φ is a function of frequency, the present technique may be used to create a null at one or more given frequencies in the range 50 - 400 MHz, but not at all frequencies.”).

139 Die vorbestimmten Mengen („predetermined amounts“) von kompensierenden Signalen (Merkmal 1.1) ergeben sich, abgesehen von der Trägerfrequenz, aufgrund der geometrischen Anordnung der in dem Verbinder verlaufenden elektrischen Leiter, sowie aus den dielektrischen Eigenschaften des Isoliermaterials. Physikalisch kann das durch die Größen Gegeninduktivität und Streukapazität ausgedrückt werden (Absatz 0014). Dabei handelt es sich also um Größen, die durch die Gegebenheiten des Verbinders welche durch den Konstrukteur im Rahmen der durch insbesondere die jeweilige Steckernorm verbleibenden Variationsmöglichkeiten ausgewählt werden und somit vorbestimmt sind. Diese Zusammenhänge gehören zum Grundlagenwissen der Fachperson.

140 Wie auch in der Streitpatentschrift ausgeführt ist, ist eine vollständige Kompensation immer nur für eine bestimmte (Träger-)Frequenz möglich. Dies ist in Merkmal 1.1 durch die Angabe „bei einer gegebenen Frequenz“ („at a given frequency“) ausgedrückt.

141 Unter dem „widrigen Signal“ („offending signal“) versteht die Fachperson die Summe aller Störsignale im Unterschied zu den zu übertragenden Nutzsignalen.

142 Durch die Angabe, dass der Verbinder metallische Leiter enthält (Merkmal 1.2) wird konkretisiert, dass es sich nicht etwa um nichtmetallische elektrische oder optische Leiter handelt. Eine wesentliche Einschränkung des Schutzbereichs ist damit nicht verbunden sein, da nichtmetallische elektrische Leiter (z. B. Grafit oder keramische Supraleiter) in der Kommunikationstechnik kaum verwendet werden und bei optischen Leitern die der Erfindung zugrundeliegenden Probleme nicht auftreten.

143 In Merkmal 1.2 bleibt unbestimmt, wie viele Leiter der Verbinder enthält. Lediglich im nicht beschränkenden Ausführungsbeispiel sind ausnahmslos vier Leiter vorausgesetzt.

144 Weiter ist im Patentanspruch 1 nicht angegeben, welche Leiter hinsichtlich des widrigen (offending) Signals betrachtet werden und zwischen welche Leiter die kompensierenden Signale geschaltet werden (Merkmale 1.3b, 1.4b). Gemäß den Ausführungsbeispielen werden die vier Leiter als in einer Ebene angeordnet angenommen, wobei die kompensierenden Signale in Form von Kreuzungen der beiden mittleren Leiter zustande kommen können (Figuren 5a, 8, 10) und/oder durch Kondensatoren, die zwischen jeweils einen der mittleren Leiter und den davon abgelegeneren Leiter geschaltet sind (Figuren 9 und 10).

145 Bei den „effektiven Positionen“ (Merkmale 1.3a, 1.4a, 1.5) handelt es sich um rechnerische Größen, die aus der Überlegung resultieren, dass eine Störgröße, die auf einen endlich langen Leitungsabschnitt verteilt einwirkt, ersatzweise in eine Größe umgerechnet werden kann, die konzentriert an einem diskreten Punkt des Leitungsabschnitts einwirkt (Spalte 6, Zeilen 10 bis 14).

146 Die in Merkmal 1.5 genannte Zeitverzögerung zwischen der ersten und der zweiten effektiven Position ergibt sich aufgrund der Laufzeit des elektrischen Signals. In Absatz 0016, Zeilen 22 bis 26 ist angegeben, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen Signals betrage ungefähr 2/3 der Lichtgeschwindigkeit.

147 Mit der Laufzeit und der Frequenz ist eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung verbunden, sodass sich resultierend die in Merkmal 1.5 genannten vorbestimmten Phasenverschiebungen ergeben. Mit letzteren verbindet die Fachperson eine (möglichst) vollständige Kompensation der im Verbinder auftretenden Störungen.

148 Während im Patentanspruch 1 die Zahl der Leiter offenbleibt, ebenso die Art und der Ort der Störung, ist der Verfahrensanspruch 15 konkret auf zwei Leiterpaare, also vier Leiter, gerichtet. Das Störsignal wird konkret als Übersprechen von einem Leiterpaar auf das andere und das Störsignal (in Signalrichtung) im Eingangsanschlussbereich des Verbinders angenommen (Merkmal 15.1a).

149 Aufgrund welcher Überlegungen die Menge des Übersprechens, unter der die Fachperson die Intensität der elektromagnetischen Kopplung zwischen den einzelnen Leitern versteht, bekannt ist, ist weder im Patentanspruch 15 angegeben, noch an anderer Stelle der Streitpatentschrift. Daher geht die Fachperson davon aus, dass es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs 15 um ein Verfahren zur Berechnung der Lage der beiden Kreuzungsstellen (vgl. Fig. 5A) bzw. der Dimensionierung sowie Platzierung der Kondensatoren (vgl. Fig. 9) handelt.

150 Demnach handelt es sich bei den im Patentanspruch 15 genannten Verfahrensschritten 15.2, 15.3 sowie 15.4a, die den Anschein erwecken, es würde physikalisch auf den Verbinder eingewirkt, um die Definition von Rechenparametern, die sich jedoch aus den konstruktiven Gegebenheiten (Abstand der Adern, Isolierstoffkonstanten, doppelte Überkreuzung der Leitungen des zweiten Leiterpaares) von selbst ergeben.

151 Gleichermaßen wird durch die doppelte Überkreuzung keine Zeitverzögerung bereitgestellt (Merkmal 15.4), sondern es wird die bei einer bestimmten Frequenz erforderliche Zeitverzögerung berechnet, aus der sich wiederum der Abstand zwischen beiden Kreuzungsstellen ergibt, der entsprechend eingestellt werden soll.

152 Sowohl in Patentanspruch 1 als auch in Patentanspruch 15 ist zwar lediglich von einer ersten und einer zweiten Kompensationsstufe die Rede. Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 10 und 11 sind jedoch mehrere Kompensationsstufen (Absatz 0030: „multiple stages of compensating crosstalk“ und Absatz 0031: „three-stage compensation scheme“), insbesondere eine Kombination aus zwei Überkreuzungen und zwei diskreten Kondensatoren möglich, so dass die Fachperson nicht ausschließt, dass über die beiden explizit beanspruchten Kompensationsstufen hinaus noch weitere Kompensationsstufen vorhanden sind.

153 III. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

154 Das angegriffene Streitpatent in erteilter Fassung erweist sich nicht als rechtsbeständig. Insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ gegeben.

157 An electrical connector 10 (Spalte 1, Zeilen 6 bis 7: “connectors for communication systems” und Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 28 bis 31: “A connector 10 according to the present invention is schematically or diagrammatically illustrated in FIG. 1, with the connector divided into an input section A, a circuit section B and an output section C.”)

158 1.1a for providing predetermined amounts of compensating signals to approximately cancel a like amount of an offending signal at a given frequency (Spalte 1, Zeilen 6 bis 9: “The present invention relates to connectors for communication systems in which crosstalk induced between adjacent terminals of the connectors is cancelled.” und Spalte 4, Zeilen 5 bis 14: “With the application of these two pairs of opposite or differently driven signals, the crosstalk induced in printed wiring board 20 in circuit section B tends to cancel the crosstalk induced across and between the respective input and output terminals in the input and output sections A and B of the connector.”),

159 the connector including metallic conductors that form interconnection path between input and output terminals (Anspruch 1, Spalte 6, Zeilen 30 bis 33: “… said circuit means including first, second, third and fourth conductive paths between said first, second, third and fourth terminals, …” und Anspruch 3, Spalte 6, Zeilen 45 bis 47: “… said circuit means comprises a printed wiring board with a substrate and printed conductive traces.”),

160 the connector further including a first compensation stage – Section B – (Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 32 bis 37: “The circuit section electrically couples the connector input terminals 11, 12, 13 and 14 to the output terminals 15, 16, 17 and 18, respectively, such that crosstalk induced across adjacent terminals in input section A and output section C is cancelled in circuit section B.”)

161 1.3a that is positioned at a first effective location along the interconnection path (Da es sich bei der effektiven Position lediglich um eine theoretische Größe ohne Angaben zur Dimensionierung handelt, ist diese auch für den Abschnitt B – vgl. Figur 1 – gegeben.),

162 1.3b wherein compensating signals having a first magnitude and phase are coupled between the conductors (Alle zeitabhängigen Signale und damit auch die Kompensationssignale haben an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Betrag und eine Phasenverschiebung.);

163 characterized by

164 a second compensation stage – Section A bzw. C

165 1.4a that is positioned at a second effective location along the interconnection path (Je nach Betrachtungsweise, ob die ursächliche Störung auf den Abschnitt A oder C einwirkt, wirkt die jeweils andere in Übereinstimmung mit dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 5A, 5B, 5C als zweite Kompensationsstufe),

166 1.4b wherein a compensating signal having a second magnitude and phase is coupled between the conductors (Alle zeitabhängigen Signale und damit auch die Kompensationssignale haben an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Betrag und eine Phasenverschiebung.); and

167 said first and second effective locations being time delayed with respect to each other (Aufgrund des räumlichen Abstands der beiden Kreuzungsstellen in Verbindung mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit ergibt sich selbstverständlich ein Zeitversatz zwischen den beiden angenommen effektiven Kompensationssignalen – im Übrigen auch zu dem tatsächlichen, kontinuierlichen bzw. dem ersatzweise angenommenen, diskreten Störsignal)

168 1.5a in order to provide predetermined phase shifts, at the given frequency, between the offending signal and each of the compensating signals (Für eine bestimmte Frequenz liegt auch bei der aus der Druckschrift HLNK8/D1 bekannten Anordnung jeweils zwischen einem Störsignal und den beiden Kompensationssignalen eine Phasenverschiebung vor, die einerseits von der Trägerfrequenz des zu übertragenden Signals und andererseits von dem jeweiligen Abstand der Störstelle zu den beiden Kreuzungsstellen abhängt.)

176 In Worten des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent ausgedrückt, ist aus der Druckschrift HLNK9/D2 Folgendes bekannt:

177 An electrical connector

(Bezeichnung, Patentanspruch 2: “telecommunications connector”)

178 1.1a for providing predetermined amounts of compensating signals to approximately cancel a like amount of an offending signal at a given frequency (Spalte 4, Zeilen 43 bis 48; Spalte 5, Zeilen 19 bis 30; Spalte 6, Zeilen 29 bis 50),

179 the connector (terminal jack

printed circuit board” mit) that form an interconnection path between input and output terminals (Fig. 4 i. V. m. Spalte 4, Zeilen 28 bis 42),

including metallic conductors (liest die Fachperson bei der Angabe “

201 ’ wherein the compensating signals in the first and second compensating stages are of opposite polarity, and

213 In den beiden Hilfsanträgen 9a und 10a sind weitere Merkmale aufgenommen.

214 Im Hilfsantrag 9a, basierend auf dem ursprünglichen Hilfsantrag 9, werden die Unteransprüche 2, 5 und 6 sowie der ursprüngliche Verfahrensanspruch gestrichen und nachfolgende Änderungen nach der Zeichenfolge „is coupled between the conductors; and“ insgesamt vorgenommen:

215 „third compensation stage that is positioned at a third effective location along the interconnection path, wherein a compensating signal having a third magnitude and phase is coupled between the conductors; and

216 wherein the compensating signals in the first and second compensating stages are of opposite polarity, and wherein the offending signal comprises near-end crosstalk between said conductors,

217 said first, second and third effective locations being time delayed with respect to each other in order to provide predetermined phase shifts, at the given frequency, between the offending signal and each of the compensating signals, wherein the given frequency is chosen, by choosing the first, second and third effective locations, such that the overall near-end crosstalk is attenuated by at least 49dB below the level of an incoming signal for all frequencies below 200MHz and by at least 55dB below the level of an incoming signal for all frequencies below 100MHz.“

218 Hilfsantrag 10a ist in den Patentanspruch 1 gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 9a unter Streichung des Unteranspruchs 7 und des Verfahrensanspruchs am Ende nachfolge Änderungen vorgenommen:

219 “said first, second and third effective locations being time delayed with respect to each other in order to provide predetermined phase shifts, at the given frequency, between the offending signal and each of the compensating signals, wherein the given frequency is chosen to be 180MHz, by choosing the first, second and third effective locations, such that the overall near-end crosstalk is attenuated by at least 60 49 dB below the level of an incoming signal for all frequencies below 100 200 MHz and by at least 55dB below the level of an incoming signal for all frequencies below 100MHz.

220 § 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zu lassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzten Frist erfolgt, die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte und die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt.

221 Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben.

222 4.3.1 Die Beklagte hat die in der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2025 eingereichte Hilfsanträge 9a und 10a erst nach Ablauf der mit dem qualifizierten Hinweis des Senats vom 24. Januar 2024 gesetzten letzten Frist (29. Mai 2024) eingereicht. Über die Versäumnisfolgen waren die Parteien belehrt worden (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG).

223 4.3.2 Die Zulassung des Hilfsantrags 9a hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG), da eine Nachrecherche der Klägerin zu den neuen Merkmalen nicht ausgeschlossen werden kann.

224 Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 9a ergibt sich weder aus den Patentansprüchen nach Streitpatent noch aus den bis dahin ins Verfahren eingeführten Hilfsanträgen und ist demnach ein neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG.

225 Der Patentanspruch 1 in dieser Fassung ist im Wesentlichen um das Merkmal einer dritten Kompensationsstufe ergänzt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 9a erhält durch die ergänzende Spezifizierung eines Merkmals eine wesentliche inhaltliche Änderung, die bis zur Einreichung in der mündlichen Verhandlung nicht formuliert gewesen ist.

226 Es war der Klägerin nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig auseinanderzusetzen, ohne nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich der geänderten Antragstellung zu recherchieren. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht seine Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 2024 – X ZB 18/22, juris Rn. 22). Dies bedeutet, dass sich die Klägerin sachgemäß und insbesondere erschöpfend zu den relevanten Tatsachen und Rechtsfragen vorbereiten und äußern darf (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar 2004 – X ZR 212/02, GRUR 2004, 354 Rn. 28f. – Crimpwerkzeug I). Zwar hat die Beklagte ausgeführt, dass die Klägerin faktisch in der Lage sei, inhaltlich zu den Hilfsanträgen Stellung zu nehmen, weil nach ihrer Auffassung die mehreren Kompensationsstufen von Anfang an in dem Patentanspruch 1 genannt gewesen seien. Dass eine sachgemäße und erschöpfende Stellungnahme zu dem neuen Merkmal der dritten Kompensationsstufe möglich und zumutbar gewesen wäre, hat die Klägerin in Abrede gestellt. Nach den nachvollziehbaren Ausführungen der Klägerin wäre eine ergänzende Recherche zu einer Ausführung mit drei Kompensationsstufen erforderlich gewesen, was auch der Senat nicht ausschließen kann. Die bisherigen Entgegenhaltungen verhielten sich nur zu zwei Kompensationsstufen. Ferner hat die Beklagte das zusätzliche Merkmal nicht einem vorbekannten Unteranspruch, sondern dem Beschreibungsteil der Patentschrift entnommen, sodass die Nichtigkeitsklägerin nicht auf hierauf gerichtete eventuelle Hilfsanträge vorbereitet sein musste (vgl. BPatG, Urteil vom 29. November 2017 – 5 Ni 47/15 (EP), beck-online Rn. 64). Weiter kommt hinzu, dass die Klägerin bereits im Schriftsatz vom 26. Juli 2024 als unzulässige Erweiterung beanstandet hat, dass die Beklagte eine dritte Kompensationsstufe in den Hilfsanträgen genannt hat. Dazu hat die Beklagte jedoch weder bis zur mündlichen Verhandlung Stellung genommen, noch unverzüglich nach Erhalt des klägerischen Schriftsatzes mit den nun vorgelegten Hilfsanträgen reagiert. Da es gerade das Bestreben der Beklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin unter den Umständen des vorliegenden Falles allein anhand des vorhandenen Standes der Technik ad hoc eine abschließende Bewertung der Schutzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt.

227 Die Klägerin hatte somit keinen Anlass, zu der dritten Kompensationsstufe im Vorfeld zu recherchieren. Hieran ändert auch der Einwand der Beklagten nichts, dass im qualifizierten Hinweis mindestens eine erste und mindestens eine zweite Kompensationsstufe erwähnt sind (vgl. S. 12, Punkt 5.11).

228 Auch unter der Annahme des Verständnisses der Beklagten, dass bereits der erteilte Patentanspruch 1 dahingehend auszulegen sei, dass mindestens zwei Kompensationsstufen vorhanden sind, ist die Frage der Obliegenheitspflichten der Klägerin nicht anders zu beurteilen.

229 Der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 schließt zwar nicht aus, dass eine dritte Kompensationsstufe vorhanden ist, dies rechtfertigt jedoch nicht die Annahme, dass eine solche obligatorisch vorhanden sein soll, wie durch den erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag 9a beansprucht ist.

230 Die Klägerin hatte daher mangels Streitgegenständlichkeit der neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung, diesbezüglich vorab eine Recherche durchzuführen (vgl. BPatG, Urteil vom 19. Oktober 2023 – 7 Ni 15/21 (EP), juris Rn. 178).

231 Demzufolge hätte die mündliche Verhandlung für ein prozessordnungsgemäßes Verfahren vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte. Andere Maßnahmen zur Prozessförderung, wie ein Schriftsatznachlass, scheiden hier aus.

232 4.3.3 Vorstehendes gilt entsprechend für Hilfsantrag 10a, der auf Hilfsantrag 9a aufbaut und damit dessen Merkmale umfasst.

233 4.3.4 Die Beklagte hat die Vorlage der Hilfsanträge 9a und 10a in der mündlichen Verhandlung nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG).

234 Für eine genügende Entschuldigung der Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG ist auf einen objektiven Sorgfaltsmaßstab abzustellen (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 83 Rn. 23; Hall/Nobbe in: Benkard, Patentgesetz, 12. Aufl. 2023, § 83 Rn. 19; BPatG, Urteil vom 14. August 2012 - 4 Ni 43/10 (EP), BPatGE 53, 178, Rn. 34 = GRUR 2013, 601 – Bearbeitungsmaschine). Danach liegt eine ausreichende Entschuldigung vor, wenn geänderte Hilfsanträge etwa durch Ergänzungen der Gegenseite und einen darauf ergangenen ergänzenden Hinweis des Gerichts (Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 83 Rn. 24; BPatG, a. a. O Rn. 34 – Bearbeitungsmaschine) veranlasst sind.

235 Grundsätzlich sind die Parteien gehalten, sich von Anbeginn an vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens haben grundsätzlich Anlass, ihren Vortrag zu ergänzen, wenn sich aus dem gem. § 83 Abs.1 PatG erteilten Hinweis ergibt, dass ihr bisheriges Vorbringen möglicherweise nicht ausreichend ist (BGH, Urteil vom 15. März 2022 – X ZR 45/20 – GRUR 2022, 975 Rn. 79 - Windturbinenschaufelmontage). Dazu gehört auf Seiten der Beklagten auch die Vorlage möglicher Hilfsanträge, mit denen sie auf eine zuvor ggf. streitige Auslegung reagieren möchte.

236 Die vorgenommenen konkreten Änderungen in Patentanspruch 1 sind weder durch entsprechende Ausführungen des Senats im Hinweis vom 24. Januar 2024 noch in der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2025 veranlasst. Vielmehr war die Beklagte auf den qualifizierten Hinweis, mit der der Klage Aussicht auf Erfolg bescheinigt worden war, und auf die Stellungnahme der Klägerin auf ihre Hilfsanträge gehalten, rechtzeitig alle möglichen Verteidigungsmittel auszuschöpfen, um ihr Patent erfolgreich verteidigen zu können. Dies ist nicht geschehen; insoweit ist die Beklagte ihrer Prozessförderungspflicht nicht hinreichend nachgekommen.

237 Nach dem qualifizierten Hinweis vom 24. Januar 2024 hatte die Nichtigkeitsklage in der Sache Aussicht auf Erfolg. Somit hatte die Beklagte nach Erhalt des qualifizierten Hinweises Anlass, rechtzeitig und fristgemäß alle möglichen Verteidigungsmittel, zu denen jedenfalls auch die Einreichung von Hilfsanträgen gehört, geltend zu machen. Die Beklagte hat hierauf mit der Vorlage von 13 neuen Hilfsanträgen reagiert, indes die nunmehr in Hilfsantrag 9a neu formulierten Merkmale nicht zum Streitgegenstand und/oder zum Gegenstand des schriftsätzlichen Vortrags gemacht. Zu den 13 Hilfsanträgen hat die Klägerin im Schriftsatz vom 26. Juli 2024 Stellung genommen und u. a. die unzulässige Erweiterung insbesondere hinsichtlich des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 eingewandt. Die einzige inhaltliche Reaktion der Beklagten im Schriftsatz vom 9. Januar 2025 beschränkte sich darauf, darzustellen, wie der grundsätzliche Erfindungsgedanke durch die Hilfsanträge präzisiert und weitergebildet werde. Eine Erwiderung auf die von der Klägerin aufgeworfenen, umfangreichen Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Hilfsanträge und der Patentfähigkeit der Gegenstände der Hilfsanträge, insbesondere hinsichtlich Hilfsantrag 2, und eine Auseinandersetzung mit der diesbezüglichen Argumentation der Klägerin, war nicht enthalten. Die Beklagte formulierte auch keine weiteren Hilfsanträge weder in diesem Schriftsatz noch bis zur mündlichen Verhandlung.

238 Vorstehendes gilt umso mehr für das Argument der Beklagten, dass der bisherige Prozessinhalt so gelesen werden müsse, dass es um „mindestens eine (1) Kompensationsstufe“ gegangen sei, so dass die mehreren Kompensationsstufen von Anfang in dem Anspruch vorhanden gewesen seien. Ein dahingehendes Verständnis hätte für die Beklagte Anlass sein müssen, nach den von der Klägerin geäußerten Bedenken gegenüber den bis dahin formulierten Hilfsanträgen weitere Verteidigungslinien vorzutragen.

239 Soweit die Beklagte im Rahmen der Erörterung von Hilfsantrag 2 in der mündlichen Verhandlung den Eindruck gewonnen hatte, eine patentfähige Weiterbildung der streitpatentgemäßen Vorrichtung sei mit der bisherigen Verteidigungslinie, insbesondere mit Hilfsantrag 2, nicht zu erreichen, dürfte dies zutreffen. Allerdings hätte die Beklagte, wie bereits dargestellt, spätestens auf die dementsprechenden eingehenden Ausführungen der Klägerin im Schriftsatz vom 26. Juli 2024 (u. a. Seite 28f.) Veranlassung gehabt, zu reagieren. Die Beklagte hat dennoch insoweit nichts erwidert.

240 Nach der Reform des Nichtigkeitsverfahrens hat der Patentinhaber seine Strategie zunächst ausschließlich an dem den Termin vorbereitenden Hinweis des Senats auszurichten, es sei denn, in der mündlichen Verhandlung ergeben sich neue sachliche oder rechtliche Gesichtspunkte, die der Hinweis nicht berücksichtigt hatte (vgl. BPatG, Urteil vom 27. November 2013 – 5 Ni 21/12 (EP) –, Rn. 241, juris).

241 Dies ist hier nicht der Fall; vielmehr sind in der mündlichen Verhandlung keine der Beklagten bis dahin nicht bekannten Bewertungen erörtert worden. Denn die Beklagte hatte bereits Veranlassung auf die von der Klägerin eingehend begründeten Bedenken gegen die Zulässigkeit und Patentfähigkeit insbesondere von Hilfsantrag 2 zu erwidern.

242 Daher sind unter Berücksichtigung aller dargelegten Umstände des Einzelfalls die Hilfsanträge 9a und 10a als verspätet zurückzuweisen.