25 Das Streitpatent betrifft eine modifizierte mRNA, eine diese mRNA enthaltende pharmazeutische Zusammensetzung und deren Verwendung. Die pharmazeutische Zusammensetzung eigne sich insbesondere als Impfstoff gegen virale Infektionskrankheiten (vgl. NK3 Anspruchsfassung und Abs. [0001]). Nach den Erläuterungen des Streitpatents werden auf dem Gebiet der Gentherapie und konkret auf dem Gebiet der genbasierten Vakzine üblicherweise DNA-Vakzine verwendet. Dies habe aber den Nachteil, dass die in die körpereigene Zelle der zu impfenden Person eingebrachte DNA teilweise in das Genom der transfizierten Zelle integriert werde. Das berge das Risiko einer Mutation, welche die Funktion des körpereigenen Gens behindern, ausschalten oder auch zu einer Tumorbildung führen könne (vgl. NK3 Abs. [0003] bis [0005]). Im Gegensatz dazu sei der Einsatz von RNA als Gentherapeutikum oder Vakzin als wesentlich sicherer einzustufen. So würden diese nicht in das Genom der transfizierten Zelle eingebaut, auch seien keine weiteren viralen Sequenzen zur wirksamen Transkription notwendig. Allerdings würden sie in vivo wesentlich einfacher wegen der Anwesenheit der sehr wirksamen Ribonucleasen im Cytoplasma der Zellen abgebaut. Aufgrund dieser Instabilität konnte eine RNA durch die herkömmlichen, bei DNA verwendeten Verfahren bisher nicht oder nur sehr ineffektiv als Therapeutikum oder Impfstoff verwendet werden. Im Stand der Technik seien daher einige Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität von RNA vorgeschlagen worden (vgl. NK3 Abs. [0006] bis [0014]).

26 Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zugrunde, eine modifizierte mRNA bereitzustellen, die in vivo stabiler und deren Translationseffizienz zum Peptid oder Protein verbessert ist.

27 Soweit die Beklagte vorträgt, dass das Streitpatent die in vivo-Stabilität vorrangig zu verbessern suche bzw. der Schwerpunkt bei der fachmännischen Lösungssuche auf der in vivo-Stabilität liege, da ausreichend RNA für die Translation zum Ribosom gelangen müsse, steht dies der oben angeführten Aufgabendefinition nicht entgegen. Denn das Streitpatent spricht einleitend sowohl das Problem der in vivo-Stabiltät der RNA als auch deren Translationseffizienz an (vgl. NK3 Abs. [0001], [0008] und [0009] sowie Abs. [0013] und Abs. [0014] le. Satz). Damit hatten die Erfinder sowohl die in vivo-Stabilität als auch die Translationseffizienz im Auge, so dass beide Eigenschaften bei der Aufgabendefinition zu berücksichtigen sind.

28 Die Aufgabe wird durch die modifizierte mRNA nach Patentanspruch 1, die die modifizierte mRNA enthaltende pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 14 und deren Verwendung nach Patentanspruch 17 gelöst. Der Patentanspruch 1 weist dabei folgende Merkmale auf:

29 Patentanspruch 1:

30 1 Modifizierte mRNA,

31 2 die für mindestens ein antigenes virales Peptid oder Polypeptid codiert,

32 dadurch gekennzeichnet, dass

33 3 der G/C-Gehalt des für das Peptid oder Polypeptid codierenden Bereichs der modifizierten mRNA größer als der G/C-Gehalt des codierenden Bereichs der für das Peptid oder Polypeptid codierenden Wildtyp-mRNA ist

34 4 und die codierte Aminosäuresequenz gegenüber dem Wildtyp unverändert ist.

35 Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team aus einem promovierten Biologen bzw. Biochemiker mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Erforschung und Entwicklung von gentherapeutischen Arzneimitteln und Impfstoffen, einem Mediziner mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Gentherapeutika und einem Immunologen mit Erfahrungen auf dem Gebiet der gentechnischen Vakzine, die ggf. einen Galeniker mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Darreichung gentherapeutischer Arzneimittel und Impfstoffe hinzuziehen.

36 Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen der Auslegung. Der zuständige Fachmann wird sie wie folgt verstehen:

43 Geeigneter Ausgangspunkt für die Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit stellt dabei unstreitig die NK14 dar, da sich diese Druckschrift ebenso wie das Streitpatent mit RNA-Sequenzen und deren therapeutische Anwendung für eine Gentherapie oder eine Vakzinierung beschäftigt. Diese Druckschrift offenbart dazu die Verabreichung von nackten DNA- und RNA-Sequenzen an Wirbeltiere zur kontrollierten Expression von Polypeptiden (vgl. NK14 Sp. 1 Z. 15 bis 19, Sp. 12 bis 19 und Sp. 19 bis 23). In den Beispielen wird u.a. die mRNA-Vakzinierung betreffend das HIV-Oberflächenprotein gp120 bzw. das HIV nef-Protein beschrieben (vgl. NK14 Beispiel 8 und 9). Beispiel 9 berichtet explizit von einer in vivo-Wirksamkeit, die allerdings nur als "moderater antiviraler Effekt" beschrieben wird (vgl. NK14 Sp. 32 Z. 42-44). Aus diesem Hinweis erhält der Fachmann den Anlass, die Wirksamkeit von antiviral wirksamen mRNA-Therapeutika zu verbessern.

44 Der Fachmann greift für weitere orientierende Informationen dabei als erstes auf das Laborstandardwerk "Molecular Cloning: A Laboratory Manual" zurück, von dem ein Auszug als NK25 vorliegt und das Forschern zu dessen Erscheinungstermin im Jahr 2001 aktuelle und reproduzierbar arbeitende Protokolle für die molekulare Klonierung aufzeigt (vgl. NK25 S. xxi vorle. Abs.). Aus Abschnitt "Appendix 7" entnimmt der Fachmann, dass sich bestimmte Codons bei der Translation als vorteilhaft erweisen (vgl. NK25 S. A7.2 1. Spiegelpunkt) und, dass ein Codon mit hohem G/C-Gehalt "stark" ist und daher bevorzugt selektiert wird (vgl. NK25 S. A7.2 3. Spiegelpunkt Z. 5 bis 7). NK25 stellt damit die Codonoptimierung als hinlänglich bekannte Möglichkeit zur Verbesserung der Translationseffizienz einer mRNA dar. Zudem erfährt der Fachmann aus NK25, dass die Codonoptimierung zu stabileren mRNAs führt, da diese infolge einer erhöhten Anzahl an Sekundärstrukturen eine erhöhte thermodynamische Stabilität aufweisen (vgl. NK25 S. A7.2 3. Spiegelpunkt Z. 1 bis 4). Da sowohl die verbesserte Translationseffizienz als auch die erhöhte Stabilität einer mRNA in vivo zu einer Wirksamkeitsverbesserung einer mRNA führt, hatte der Fachmann die Veranlassung, diese Methode zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe heranzuziehen. Die modifizierte mRNA gemäß Patentanspruch 1 hat daher nahegelegen, zumal der Fachmann darüber hinaus aus NK25 eine genaue Anleitung zur Codonoptimierung für die einzelnen Aminosäuren erhält (vgl. NK25 S. A7.3 Tab. A7-1).

45 Der Berücksichtigung der Codonoptimierung steht nicht entgegen, dass NK14 andere Maßnahmen zur Stabilisierung von mRNA im nicht codierenden Bereich und damit zu deren Wirksamkeitsverbesserung aufzeigt (vgl. NK14 Sp. 24/25 spaltenübergr. Abs.). Denn der Fachmann wird durch den letzten Satz im angeführten Absatz der NK14 explizit darauf hingewiesen, dass die Auswahl der Stabilisierungsmethode sorgfältig abzuwägen ist. Dadurch wird der Fachmann motiviert, sorgfältig eine geeignete Methode auszuwählen, die ihm geläufig ist. Da er folglich mehrere Methoden ausprobieren muss, wird er zu Beginn Methoden wählen, die mit vergleichsweise geringem Aufwand durchzuführen sind. Beides trifft auf die Codonoptimierung zu. Auch die Nichterwähnung dieser Methode in NK14 steht dem nicht entgegen. Denn die Auflistung der Stabilisierungsmethoden in NK14 ist nicht abschließend. Schließlich führt der Hinweis der Beklagten, dass es beispielsweise mit dem Dokument NK19 Stand der Technik gibt, der die Nutzung von RNA als Vakzin wegen dessen Stabilitätsproblem als sehr problematisch ansieht (vgl. NK19 S. 19 li. Sp. Z. 5 bis 7), nicht zu einem Ausschluss der Codonoptimierung, weil die NK19 unmittelbar im Anschluss an den zitierten Satz auf die bedeutsamen Vorteile eines RNA-Vakzins verweist (vgl. NK19 S. 19 li. Sp. ab Z. 7 bis re. Sp. Z. 11).

46 Auch der Einwand, dass NK14 im Beispiel 9 den Effekt auf die in vivo-Wirksamkeit des in diesem Beispiel offenbarten mRNA-Vakzins lediglich als moderat anspricht, aber keinen Hinweis gibt, wie man diese moderate Wirksamkeit verbessern könne, überzeugt nicht. Denn mit der Angabe "moderater antiviraler Effekt" erhält die Fachmann ausdrücklich die Motivation, mit angemessener Erfolgserwartung nicht nur einen moderaten, sondern einen hohen antiviralen Effekt für mRNA-Vakzine anzustreben, weil er durch die Beispiele 8 und 9 der NK14 erfährt, dass mRNA-Vakzine prinzipiell wirksam sind, sie aber noch offensichtlich Verbesserungspotential hinsichtlich ihrer Wirksamkeit haben. Desweiteren zeigt ihm die NK14 verschiedene Methoden zur Beeinflussung der Translationseffizienz und zur Verbesserung der in vivo-Stabilität auf (vgl. NK14 Sp. 24 Z. 25 bis Sp. 25 Z. 33). Damit lehrt ihn die NK14, dass mRNAs mit fachbekannten gentechnischen Methoden in ihren Eigenschaften und damit auch in ihrer therapeutischen Wirksamkeit beeinflusst werden können. Dies motiviert den Fachmann zusätzlich, die moderate Wirksamkeit der beschriebenen mRNA-Vakzine zu verbessern.

47 Der Fachmann wird in diesem Zusammenhang auch nicht von einer Berücksichtigung des mRNA-Vakzins des Beispiels 9 der NK14 abgehalten, weil ihm zum Prioritätszeitpunkt keine mRNA-Vakzine bekannt gewesen seien (vgl. z.B. Reviewartikel NB2 und das Fachbuch NB6a, in denen jeweils lediglich DNA-Vakzine als jüngste Entwicklung der Impfstoffforschung angesprochen sind, mRNA-Vakzine demgegenüber aber nicht – vgl. NB2 S. 1315 bis 1316 li. Sp. Abs. 2; vgl. NB6a S. 894 li. Sp. Abs. 2 bis S. 895 re. Sp. Abs. 1). Denn schon allein dadurch, dass sich die NK14 explizit mit mRNA-Vakzinen beschäftigt und diese als wirksam beschreibt, ist der Fachmann bereits motiviert, sich dieser Vakzin-Wirkstoffklasse zuzuwenden. Zudem führt die Nichterwähnung von mRNA-Vakzinen in Reviewartikeln oder Fachbüchern nicht dazu, dass der Fachmann deren Erwähnung in bekannten Fachartikeln wie NK14 außer Acht lässt.

48 Der Fachmann hat sich auch von einer vermeintlichen Trennung der DNA- und RNA-Technologie in der Forschung und Entwicklung, da DNA und RNA aufgrund ihrer unterschiedlichen Strukturen unterschiedliche Lösungen erforderlich machen würden, nicht von einer Berücksichtigung der Codonoptimierung bei der Aufgabenlösung abhalten lassen. Gegen eine derartige Trennung der Forschungsfelder spricht bereits die Lehre der NK14, die in derselben Druckschrift sowohl auf DNA- als auch auf RNA-Sequenzen zur Gentherapie und Vakzinierung gerichtet ist (vgl. Sp. 1 Z. 15 bis 19). Selbst bei der Beschreibung der Handhabung von mRNA verweist NK14 einleitend auf die DNA-Technologie (vgl. Sp. 24 Z. 27 bis 33). Die Autoren bzw. Erfinder der NK14 haben somit beide Technologien bei ihrer Entwicklung zusammen betrachtet. Der Fachmann betrachtet daher Lösungen auf dem Gebiet der DNA nicht getrennt von Lösungen auf dem Gebiet der RNA, sondern hat einen Überblick über beide Gebiete und verwendet, wenn möglich und angeraten, Lösungsansätze auf beiden Gebieten. Im Übrigen spricht gegen eine vermeintliche Trennung beider Gebiete, dass in NK14 zunächst die gewünschten Templates auf DNA-Ebene hergestellt werden und aus denen dann in vitro die mRNA-Vakzine unter Verwendung von RNA-Polymerasen wie SP6, T3 oder T7 gewonnen werden (vgl. NK14 Sp. 11 Z. 22 bis 33, Beispiele 8 und 9 iVm Beispiel 5). Daraus ist ersichtlich, dass beide Technologien im Zusammenhang stehen und nicht getrennt voneinander zu betrachten sind. Dies haben auch die Erfinder nicht getan, da sie dieselbe Herstellungstechnik im Streitpatent verwenden (vgl. NK3 Abs. [0036], [0037]).

49 Der Senat sieht entgegen der Auffassung der Beklagten einen eindeutigen Brückenschlag zwischen der NK14 und der NK25. Dieser ergibt sich zum einen aus der bereits mehrfach dargestellten Motivation des Fachmanns zur Verbesserung der Wirksamkeit des mRNA-Vakzins aus Beispiel 9 der NK14. Im Rahmen seiner diesbezüglichen Überlegungen zieht er selbstverständlich Fachbücher und Standardwerke aus seinem Fachgebiet zu Rate. Der in diesem Zusammenhang vorgelegte Auszug NK25 aus dem Laborstandardwerk "Molecular Cloning – A Laboratory Manual" stellt dabei lediglich das Fachwissen zusammen, das dem Fachmann zum Prioritätstag des Streitpatents zur Verfügung stand und auf das er bei seiner Suche zur Wirksamkeitsverbesserung von mRNA-Vakzinen zurückgreift. Dass es sich bei dem Auszug NK25 um ein Standardlaborwerk handelt, war auch den Erfindern bekannt, da sie dieses selbst im Streitpatent als Literaturzitat für die Technik der gängigen zielgerichteten Mutagenese angeben (vgl. NK3 Abs. [0036]). Auch die Autoren der NK14 geben dieses Standardwerk bei der Vorstellung der Herstellungsmethoden für mRNA an (vgl. NK14 Sp. 12 Z. 7 bis 12). Somit regt die NK14 den Fachmann selbst unmittelbar an, die NK25 heranzuziehen, so dass sich der angezweifelte Brückenschlag schon daraus ergibt.

50 Auch der zeitliche Abstand zwischen der NK14 und der NK25 spricht nicht gegen eine Berücksichtigung der NK25 bei der Verbesserung der Lehre der NK14. Denn der Fachmann wird selbstverständlich alle Kenntnisse und Veröffentlichungen, die ihm am Prioritätstag zur Verfügung stehen, und nicht nur die, die zum Veröffentlichungstag der NK14 bekannt waren, berücksichtigen.

51 Der Hinweis, dass die in NK25 angesprochene thermodynamische Stabilität keinen Einfluss auf die in vivo Stabilität einer mRNA habe, führt nicht zu einer anderen Betrachtung. Denn zum einen handelt es sich dabei um eine unbelegte Aussage, die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung bestritten worden ist. Zum anderen wird in NK25 mit dem Vorhandensein von mehr Sekundärstrukturen in mRNAs mit hohen G/C-Anteilen ein zweiter Stabilitätsaspekt angesprochen. Dieser erhöhte Anteil an Sekundärstrukturen führt nach NK25 – für den Fachmann erwartungsgemäß – zu stabileren mRNAs (vgl. NK25 A7.2 3. Spiegelstrich Z. 1 bis 4). Genau diesen Effekt strebt der Fachmann bei der Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe an.

52 Die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag und die Hilfsanträge jeweils als geschlossene Anspruchssätze versteht und das Streitpatent in der Reihenfolge Hauptantrag sowie Hilfsanträge 5 und 6 verteidigt (vgl. BGH, Beschl. v. 27.06.2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, Beschl. v. 26.09.1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG, Urt. v. 29.04.2008, 3 Ni 48/06, GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

54 Nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhandlung die im schriftlichen Verfahren vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 4 fallen gelassen hat, sind nur noch die Hilfsanträge 5 und 6 zu prüfen.

55 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 5 beansprucht nunmehr im Merkmal 3, dass der G/C-Gehalt im codierenden Bereich der modifizierten mRNA um mindestens 15%-Punkte größer ist. Im Hilfsantrag 6 wird zusätzlich die mRNA von HIV-Peptiden und HIV-Polypeptiden im Merkmal 2 ausgenommen.

56 Gegen die Zulässigkeit der Hilfsanträge bestehen keine Bedenken. Die Untergrenze für den G/C-Gehalt im codierenden Bereich der modifizierten mRNA ist sowohl im Streitpatent NK3 als auch in der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung NB3 jeweils im Patentanspruch 2 offenbart. Der Disclaimer in der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 6 ist nach Maßgabe der BGH-Rechtsprechung Phosphatidylcholin zulässig, da ein negatives technisches Merkmal zulässig ist, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch nicht relevant erweist (BGH, Urt. v. 25. Juli 2017 – X ZR 5/16, GRUR 2017, 1105 Rn. 20 ff. - Phosphatidylcholin). Dies ist bei dem vorliegenden Disclaimer der Fall, weil die streitpatentgemäße Modifizierung von mRNA durch Erhöhung des G/C-Gehalts unter Beibehaltung der codierten Aminosäuresequenz unabhängig vom Zielpeptid bzw. Zielpolypeptid ist, so dass es technisch nicht darauf ankommt, ob die beanspruchte mRNA HIV-Peptide oder HIV-Polypeptide codiert.

57 Die im jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 5 und 6 nunmehr beanspruchte Untergrenze für den G/C-Gehalt im codierenden Bereich der modifizierten mRNA bei der Codonoptimierung ist fachüblich und daher nicht geeignet, die beanspruchte modifizierte mRNA patentbegründend vom Stand der Technik abzugrenzen. Die Fachüblichkeit einer Erhöhung des G/C-Gehalts im codierenden Bereich kann man beispielsweise aus den Lehren der NK11 und der NK13 sowie aus der von der Beklagten vorgelegten NB5 erkennen. Die NK11 beschäftigt sich mit der effektiven Expression von HIV-Polypeptiden im Hinblick auf einen effektiven Impfschutz und lehrt als Lösung die Codon-Optimierung und die Bereitstellung entsprechender DNA-Expressionskassetten (vgl. NK11 S. 1 Abs. 1, S. 54 Z. 9 bis 27, Ansprüche 1 und 61). Im Rahmen des Ausführungsbeispiels 1 zeigt die NK11 in der Fig. 11, wie sich der A/T-Gehalt bei der Codonoptimierung verringert. Während dieser bei der Wildtyp-Sequenz durchschnittlich bei ca. 50 %-Punkten liegt, sinkt er bei der optimierten Sequenz auf durchschnittlich ca. 30 %-Punkte, was zugleich eine Erhöhung des G/C-Gehalts um ca. 20 %-Punkte bedeutet (vgl. NK11 Fig. 11B und 11D). Das Dokument NK13 offenbart im Rahmen seiner Untersuchungen zur DNA-Vakzinierung eine Codonoptimierung des für das HIV-Peptid gp120 codierenden Gens, bei der alle Wildtyp-Codone durch Codone ersetzt werden, die in hoch exprimierenden humanen Genen verwendet werden (vgl. NK13 S. 1497 Abstract, S. 1499 li. Sp. Z. 1 bis 9). Da dies gemäß NK13 bei nahezu allen natürlichen Aminosäuren eine Steigerung des G/C-Gehalts von mehr als 15 % bedeutet (vgl. NK13 S. 1498/1499 seitenübergr. Satz iVm S. 1498 Fig. 1), ist die Vergrößerung des G/C-Gehalts um mindestens 15 %-Punkte aus NK13 bekannt. Die Autoren der NB5 untersuchen die zytoplasmatischen Konzentrationen von mRNA und die Proteinexpression des kodierten HIV-Gens gag nach Transfektion von Zellen mit DNA-Plasmid-Konstrukten (vgl. NB5 S. 10824 Fig .2). Im Rahmen dieser Studie setzt NB5 Codon-modifizierte Konstrukte ein, deren A/T-Gehalt von 55,9 %-Punkten auf 33,9 %-Punkte und damit um mehr als 15 %-Punkte reduziert worden ist und die sie selbst als codonoptimierte Konstrukte bezeichnet (vgl. NB5 S. 10822 re. Sp. vollst. Abs. Z. 8 bis 15 sowie Abstract le. Satz und S. 10825 re Sp. le. vollst. Abs.).

58 Dass dabei NB5, NK11 und NK13 Codonoptimierungen von DNA-Vakzinen bzw. DNA-Konstrukten betreffen, führt nicht zu einer anderen Betrachtung. Denn zum einen gelten die Regeln für die Codonoptimierung wegen ihres biologischen Zusammenhangs bei der Proteinbiosynthese, während der die mRNA in der Transkription aus der DNA hergestellt wird, für DNA-Sequenzen ebenso wie für mRNA-Sequenzen. Zudem werden Codonoptimierte mRNA-Vakzine – wie in II.4. dargestellt – in der Regel über entsprechend Codonoptimierte DNA-Templates hergestellt, so dass der Fachmann die Codonoptimierung auf DNA-Ebene gleichfalls im Auge hat.