9 der Unionswortmarke 017 996 542

10 WIHA

11 die für folgende Waren der

12 Klasse 7: Elektrisch betriebene und motorbetriebene Handwerkzeuge, insbesondere Bohrschrauber; Adapter, Ratschen sowie anderes Zubehör und Teile für elektrisch betriebene und motorbetriebene Handwerkzeuge.

13 geschützt ist,

14 und

15 der nationalen Wortmarke 395 37 217

16 Wiha

17 die für folgende Waren der Klassen 6, 7 und 8

18 Handbetätigte Werkzeuge, insbesondere Schraubendreher, Schraubendrehereinsätze und Schonhämmer, Bits und Halterungen für Bits für den Einsatz bei handbetätigten Werkzeugen sowie Schraubgriffe und als Schraubgriffe ausgebildete Aufnahmeboxen für diese Teile; Kleineisenwaren, Schlosserwaren; Maschinen, nämlich Werkzeugmaschinen, Bits und Halterungen für Bits für den Einsatz bei maschinenbetätigten Werkzeugen sowie Schraubgriffe und als Schraubgriffe ausgebildete Aufnahmeboxen für diese Teile.

19 geschützt ist.

20 Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 5. Juni 2020 wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

21 Es fehle an der erforderlichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Sinne der §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 MarkenG. Nach der Registerlage bestehe Identität bzw. Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen. Diese wendeten sich an Fachkreise und fachlich interessierte Laien, die beim Erwerb oder der Bestellung der Waren bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistungen mit einiger Sorgfalt vorgehen und daher Markenverwechslungen weniger unterliegen würden. Ausgehend von der Waren- und Dienstleistungslage und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken seien an den erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke im Verhältnis zur jeweiligen Widerspruchsmarke gerecht werde. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken „Wilatools“ (angegriffene Marke) und „WIHA“ bzw. „Wiha“ ausreichend deutlich. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch ihren Bestandteil „Wila“ geprägt. Der Verkehr habe keine Veranlassung, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen ausnahmsweise zu zergliedern. Es sei vielmehr vom Regelfall auszugehen, dass die äußerliche Einheit eines Einwortzeichens im Rahmen einer typischerweise intuitiven, nicht analysierenden Markenwahrnehmung eine erhebliche Klammerwirkung entfalte. Gegen die Behandlung eines formal einteiligen Zeichens als eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Kombinationsmarke spreche zudem, dass damit die engen Voraussetzungen der assoziativen Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten. Insbesondere reiche es insoweit nicht aus, dass ein Zeichenteil möglicherweise beschreibender Natur sei, wie es vorliegend für „-tools“ in Betracht komme. Vielmehr seien zusammengeschriebene Wörter in Normalschrift regelmäßig nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen. So verhalte es sich auch hier. Es bestehe auch nicht die Gefahr, die Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Diese setze voraus, dass der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil in den Vergleichsmarken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten sei. Die insoweit allein in Betracht kommenden Marken bzw. Markenbestandteile „Wila-“ und „WIHA“ bzw. „Wiha“ seien weder identisch noch derart ähnlich, dass sie als wesensgleiche Stammbestandteile eingestuft werden könnten. Insoweit reichten bereits geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen. „Wila-“ einerseits und „WIHA“ bzw. „Wiha“ andererseits wiesen aber sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht aufgrund des abweichenden Buchstabens bzw. Lautes „l/h“ mehr als nur unerhebliche Unterschiede auf, was im Verkehr nicht unbemerkt bleiben werde. Deshalb fehle es schon an einem identischen oder wesensgleichen Stammbestandteil für eine Zeichenserie. Andere Arten einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr seien weder ersichtlich noch vorgetragen.

22 Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 10. Juni 2020 zugestellt worden.

23 Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde, die sie wie folgt begründet:

24 Die Markenstelle habe zu Recht angenommen, dass zwischen den Waren der sich gegenüberstehenden Marken Identität und zwischen den Waren und Dienstleistungen Ähnlichkeit bestehe. Insbesondere seien die „Schraubendrehereinsätze“ in Klasse 7 der angegriffenen Marke auch von „Zubehör und Teile für elektrisch betriebene und motorbetriebene Handwerkzeuge“ der Unionswiderspruchsmarke umfasst. Hinsichtlich der Handelsdienstleistungen in Klasse 35 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarken bestehe mittlere Ähnlichkeit, insbesondere da die Waren identisch zu den gehandelten Produkten seien. Zudem sei in der hier relevanten Branche der hand- ,elektrisch- und motorbetätigten Werkzeuge davon auszugehen, dass die Warenhersteller Einzelhandel betrieben bzw. ihre Produkte selbständig in größerem Maßstab vertrieben. Des Weiteren sei denkbar, dass auch Händler in diesem Geschäftsfeld unter ihren Einzelhandelsdienstmarken oder davon abgeleiteten Marken Produkte anbieten würden.

25 Entgegen der Ansicht der Markenstelle seien hier als Verkehrskreise nicht nur Fachkreise und fachlich interessierte Laien angesprochen, sondern auch der Durchschnittsverbraucher. Es sei daher nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, vor allem da die Produkte häufiger erworben würden.

26 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei zumindest durchschnittlich.

27 Aufgrund der eben beschriebenen Ausgangslage müssten die Marken einen deutlichen Abstand voneinander einhalten. Dies sei – entgegen den Ausführungen der Markenstelle – jedoch nicht der Fall. Die angegriffene Marke würde durch „Wila“ geprägt. Trotz der Eingliedrigkeit des Zeichens würden die angesprochenen Verkehrskreise erkennen, dass „tools“ beschreibend sei. Die Bestandteile „Wila“ und „tools“ würden problemlos erkannt. Jede andere Trennung des Wortes – bzw. keine Trennung – sei ebenso lebensfremd wie die Annahme eines Fantasiebegriffs. Mehrere Schritte oder eine analysierende Betrachtung seien hierfür nicht notwendig. Hierzu werde auch auf die Entscheidung des BGH in Sachen „YO/YOOFOOD“ hingewiesen, deren rechtliche Grundsätze auch in diesem Fall heranzuziehen seien. Wie dort bilde der beschreibende Bestandteil „tools“ das Ende der Marke und werde daher ohnehin nur nachrangig wahrgenommen. Zwischen den dann zu betrachtenden Worten „Wila“ bzw. „Wiha“ und „WIHA“ bestünde erhebliche schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit. Die Silbenzahl und die Vokalfolge „i - a“ sei ebenso identisch wie der Wortanfang und das Ende. Letztere fänden zudem mehr Beachtung als die Wortmitte. Schriftbildlich weiche bei einem Vergleich von „Wila“ und „Wiha“ lediglich der jeweils dritte Buchstabe „h“ bzw. „l“ leicht ab. Diese seien zudem sehr ähnlich gestaltet, da sie von der gleichen Oberlänge geprägt würden und sich lediglich im seitlich angehängten Haken des „h“ unterschieden. Hinzu komme, dass auch hier der Wortmitte eine deutlich geringere Beachtung geschenkt werde.

28 Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

29 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 5. Juni 2020 aufzuheben und auf den Widerspruch der Wiha Werkzeuge GmbH hin die Löschung der Marke 30 2019 225 077 anzuordnen.

30 Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

31 die Beschwerde zurückzuweisen.

32 Sie hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA geäußert.

33 Der Senat hat mit Schreiben vom 8. Juli 2022 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt und Recherchebelege übermittelt.

34 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

40 Angesprochene Verkehrskreise sind bezüglich der hier relevanten Waren in Klasse 7 und 8 sowie der Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 sowohl Fachkreise, als auch Endabnehmer. Hinsichtlich der Großhandelsdienstleistungen in Klasse 35 sind es Fachkreise und gewerblich tätige Unternehmen. Die Aufmerksamkeit ist bezüglich der Waren der Klassen 7 und 8 – diese liegen in der Regel in einem normalen Preisbereich – durchschnittlich. Hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 35 ist – da diese auch teure Werkzeuge umfassen können – von einer gesteigerten Aufmerksamkeit auszugehen.

41 Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist, da die Einrede der Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, auf die Registerlage abzustellen. Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ZOOM). Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann dabei allerdings nur angenommen werden, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entsteht, die betreffenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.12.2014, 25 W (pat) 510/13 – Cartridge Star/Cartridge World). Ein Indiz hierfür kann es sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rn. 114).

45 Die Widerspruchsmarke 395 37 217 verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine Steigerung oder Schwächung ist nichts vorgetragen oder ersichtlich.

46 Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen den gebotenen deutlichen bzw. mittleren Abstand nicht ein.