1 Die am 8. Februar 2016 unter der Nummer IR 1 323 210 international registrierte Wortmarke

2 DIGISMART

3 beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

4 Klasse 09: Computer software for business management, financial management, information systems, tax-administration, records management, bookkeeping, databases, education, accounting and accounting applications; pre-recorded audio tapes, video tapes and other optical or magnetic data carriers;

5 Klasse 35:  Accounting, in particular internal and external auditing; business research, cost analysis and consultancy concerning commercial and business information; business management consultancy and assistance; personnel selection and recruitment; professional business consultancy; marketing consultancy; consultancy concerning tax preparations, tax preparation; business management consultancy (business organisation consultancy), including business management; forensic accounting; professional business consultancy concerning business insolvency; advertising, organisation of office functions; market research and market studies; bookkeeping, payroll preparation, business management and organisation consultancy, business consultancy concerning company acquisitions and mergers, compilation of information into databases; professional business consultancy concerning risk management; providing information (also online) in the fields of fiscal matters (accounting); services provided by tax adviser (accounting); tax preparation services provided by tax consultants, auditors, and accountants; financial auditing services;

6 Klasse 36:  Fiscal assessments, financial consultancy relating to tax matters; fiscal valuations (financial); consultancy regarding credit checking and debtor checking; financial and fiscal research; consultancy in the field of investments; consultancy in the field of subsidies; consultancy concerning the financing of loans; consultancy in the field of business finance including advisory services relating to monetary affairs; financial consultancy, consultancy concerning fiscal assessments; real estate appraisal; real estate management; insurance consultancy and consultancy in the field of financial risk management; pension fund management; debt collection; trust services (services of trust managers); providing information (also online) in the fields of insurance, financial affairs and fiscal affairs (except accounting); insurance information, financial services provided by tax consultants (except bookkeeping) and public accountants, insurance actuarial services, insurance brokerage, insurance consultancy, financial management, financial consultancy; consultancy concerning company acquisitions and business mergers (financial).

7 Mit Beschluss vom 18. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) der international registrierten Marke IR 1 323 210 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

8 Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten sowohl Fachkreise als auch Angehörige mittelständiger Unternehmen, aber auch Einzelhändler jeglicher Art. Den Begriff "DIGI" setze der normal informierte und angemessen aufmerksame verständige Durchschnittsverbraucher mit dem Begriff "digital" gleich. Das englische Wort "SMART" sei mit der Bedeutung von "schlau, klug, clever, gewitzt" in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen und auf dem hier einschlägigen Gebiet der Informationstechnologie sowie auf dem Sektor digitalisierter wirtschaftlicher, steuerrechtlicher und finanzieller Tätigkeiten zur Bezeichnung von Geräten oder Komponenten mit "intelligentem" Verhalten gebräuchlich. Das international registrierte Zeichen bestehe daher aus zwei beschreibenden Begriffen. Es gehe auch in seiner Gesamtaussage nicht über den beschreibenden Begriffsgehalt "digital intelligent/digitaler Intelligenz" hinaus. "DIGI" und "SMART" würden häufig für alle Arten von Produkten und Dienstleistungen des beanspruchten Bereichs verwendet. Daher erfasse das angesprochene Publikum die Bezeichnung "DIGISMART" nur als reine Werbebotschaft, nämlich, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen "digital smart" seien. Dem stehe nicht entgegen, dass der Ausdruck "DIGISMART" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine konkrete Sachangabe enthalte oder lexikalisch nicht nachweisbar sei. Denn ein Zeichen, das sich in einer allgemeinen und dem Verkehr geläufigen Werbeaussage erschöpfe, werde in erster Linie auch nur als solches und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen. Soweit die Inhaberin der internationalen Registrierung darauf hinweise, dass in den Klassen 35 und 36 im Wesentlichen Dienstleistungen aus dem Tätigkeitsbereich eines Wirtschaftstreuhänders bzw. Steuerberaters beansprucht würden, führe dies nicht zu einem anderen Ergebnis der Prüfung. Es bestehe jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zwischen DIGISMART und den eben erwähnten Dienstleistungen. Alle in diesen Klassen registrierten Serviceangebote eigneten sich auch zu digitalen Zwecken bzw. deren Inanspruchnahme und Durchführung könne auch über digitale Wege erfolgen. Zudem existierten bereits eine Vielzahl intelligenter informationstechnischer Anwendungen, die eine digitale Bearbeitung im genannten Dienstleistungssektor ermöglichten. Es bedürfe daher keiner weiteren Überlegungen bzw. gedanklicher Schlussfolgerungen, um zu einer anpreisenden und sachbezogenen Bedeutung von "DIGISMART" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gelangen.

9 Hiergegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke 1 323 210 mit ihrer Beschwerde.

10 Sie ist der Auffassung, dass der IR-Marke zu Unrecht der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden sei. Das Zeichen verfüge über Unterscheidungskraft und stelle auch keine beschreibende Angabe dar. Es handle sich um eine Wortneuschöpfung, die Originalität aufweise und einen Denkprozess auslöse. Das Zeichen sei ungewöhnlich, vage und unbestimmt und daher als Herkunftshinweis geeignet. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 lägen im Wesentlichen im Tätigkeitsbereich eines Wirtschaftstreuhänders mit Schwerpunkt in der Steuerberatung. Die Waren der Klasse 9 ließen sich unter dem Oberbegriff "Computersoftware" einordnen. Angesprochene Verkehrskreise seien daher üblicherweise Unternehmen bzw. Unternehmer. Diese seien im Vergleich zu Durchschnittsverbrauchern deutlich aufmerksamer und vermuteten eine Marke bzw. eine Herkunftsangabe hinter einem Kennzeichen wie "DIGISMART". "DIGI"" sei die Abkürzung für "digital"" und "SMART"" ein Anglizismus und bedeute – aus aus dem Englischen übersetzt – "intelligent". Die Kombination dieser beiden Wortbestandteile ergebe im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine neue Bezeichnung, welche nicht als normale Ausdrucksweise im üblichen Sprachgebrauch aufgefasst werden könne. Es bedürfe besonderer – nicht naheliegender – Überlegung, um eine Beziehung zwischen den von der IR-Markeninhaberin angebotenen Waren und Dienstleistungen und dem Aussagegehalt der Wortkombination "DIGISMART" herstellen zu können. Weder der Wortteil "DIGI" als Kurzform von "digital", noch der Wortteil "SMART" wiesen auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 hin. Insbesondere lasse das Zeichen nicht ohne weiteres auf auch analog durchführbare Dienstleistungen wie Rechnungswesen, Managementberatung, Organisationsberatung, Wirtschafts-prüfung, Steuerberatung oder Buchführung schließen. Gleiches gelte für die in Klasse 9 beanspruchte, sehr eng definierte, Art von Computersoftware. Diese sei in ihrer Komplexität von dem sehr vagen Wortelement "DIGI" nicht annähernd erfassbar. DIGISMART enthalte daher eine bloße Andeutung, ohne die konkreten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Es sei insbesondere nicht erkennbar, um welche Art von Dienstleistung es sich bei DIGISMART handeln könne.

11 Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

12 Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 - Internationale Marken-registrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juni 2019 wird aufgehoben.

13 Der Senat hat mit Hinweis vom 6. Februar 2023 und vom 15. Juni 2023 weitere Rechercheunterlagen übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde nur teilweise erfolgreich sein dürfte.

14 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

15 Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache lediglich im tenorierten Umfang Erfolg; im Übrigen ist sie unbegründet.

16 Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in 4 Richtlinie 2015/2436</gco-l-u>">Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der <gco-l-u>Richtlinie (EU) 2015/2436</gco-l-u>.

17 Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist ferner u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

18 Der IR-Marke DIGISMART fehlt es - mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren – an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ihr ist daher von der Markenstelle in diesem Umfang der Schutz in Deutschland gem. §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 ^quinquies B PVÜ zu Recht verweigert worden.

19 Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

20 Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

21 Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

22 Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die IR-Marke DIGISMART nur für die im Tenor genannten Waren "pre-recorded audio tapes, video tapes"; im Umfang der übrigen Waren und der Dienstleistungen fehlt es der IR-Marke dagegen an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Zur einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die deutsche Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verwendet.

38 Da für die unter B. aufgeführten Waren und Dienstleistungen bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die international registrierte Marke darüber hinaus insoweit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltungsbedürftig ist.

39 Für die im Tenor genannten Waren der Klasse 9 "Bespielte Tonbänder, Videobänder" bestehen hingegen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die bespielten Medien können zwar digital sein - z. B. Audiokassetten wie DAT, MiniDV- oder DV-Videokassetten -, jedoch konnte der Senat nicht ermitteln, dass diese auch künstliche oder gerätetechnische Intelligenz aufweisen bzw. verwenden. Anders als die oben behandelten Smartcards verfügen diese auch nicht über einen eigenen Computerchip. Ferner wird ihr Inhalt durch "digital intelligent/digital und intelligent" nicht ausreichend klar beschrieben. Etwas Anderes folgt auch nicht aus der Entscheidung BPatG, Beschluss vom 25.02.2002, 30 W (pat) 84/01- SMART, da es sich dort um Waren im Modebereich gehandelt hat, die durch SMART mit "modisch pfiffig" umschrieben wurden, was auf die nicht vergleichbaren vorgenannten Waren der Klasse 9 nicht zutrifft.

40 Die Beschwerde ist daher teilweise erfolgreich.