1 Die am 8. Oktober 2020 angemeldete Wortmarke

2 CLAUDIO BERNUCCI

3 ist am 19. Oktober 2020 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

4 Klasse 3:  Kosmetika; Natürliche Parfümeriewaren; Parfüm; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Seifen; Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle;

5 Klasse 9:  Brillen; Brillenaufbewahrungsetuis; Brillenbänder; Brillenbeutel; Brillenbügel; Brillenetuis; Brillenfassungen; Brillenfassungen, -gestelle; Brillenfassungen und -gestelle; Brillengestelle; Brillenhalter; Brillenketten; Brillenkordeln; Brillenschnüre; Bügel für Brillen; Etuis für Brillen; Etuis zur Aufbewahrung von Brillen; Gestelle für Brillen; Kettchen für Brillen; Modische Sonnenbrillen; Kordeln für Sonnenbrillen; Sonnenbrillen; Sonnenbrillengestelle; Sonnenbrillenketten; Sonnenbrillenschnüre; Etuis für Sonnenbrillen; Bänder für Sonnenbrillen; Aufsteckbare Sonnenbrillen [Clip-on];

6 Klasse 18: Kleinlederwaren [kleine Artikel aus Leder oder Lederimitationen], nämlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Taschen; Taschen aus Leder; Taschen aus Lederimitationen; Taschenrucksäcke; Taschen für Bekleidungstücke; Taschen für Sportbekleidung; Taschen mit Rollen; Verpackungs-beutel, -hüllen, -taschen aus Leder; Wasserfeste Taschen; Schlüsselbehältnisse in Form von Taschen; Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Leere Make-up-Taschen; Handtaschen; Brieftaschen [Handtaschen]; Handtaschen aus Lederimitationen; Handtaschen aus Leder; Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Handkoffer aus Leder; Kreditkartentäschchen aus Leder; Geldbeutel aus Leder; Schlüsseletuis aus Leder; Kartenetuis aus Leder; Kreditkartenetuis aus Lederimitationen; Schlüsseletuis aus Lederimitationen; Kartenetuis aus Lederimitationen; Ledertaschen und Portemonnaies; Angepasste Kofferanhänger [Lederwaren]; Lederimitationen; Lederhandtaschen; Leder und Lederimitationen; Lederkoffer; Lederimitation; Reisetaschen[Lederwaren]; Reisenecessaires [Lederwaren]; Lederbeutel; Ledermappen; Reisekoffer aus Leder; Kreditkartenportemonnaies aus Leder; Einkaufstaschen aus Leder; Beutel aus Leder; Kleine Koffer; Reisetaschen und Koffer; Kleine Koffer für Kurzreisen; Aktenmappen aus Leder; Aktenkoffer aus Leder; Aktentaschen aus Leder; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Ausgehhandtaschen; Badetaschen; Beuteltaschen; Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln, Schlüsseln und anderen persönlichen Dingen; Strandtaschen; Geldbörsen; Geldbörsen [Geldbeutel]; Geldtäschchen; Handkoffer; Reisetaschen aus Lederimitationen; Regen- und Sonnenschirme;

7 Klasse 25: Bekleidungsstücke; Gürtel; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Teile von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen;

8 Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels, auch über das Internet und im Rahmen von e-commerce sowie Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen, jeweils in den Bereichen: Kosmetika, Natürliche Parfümeriewaren, Parfüm, Parfümeriewaren und Duftstoffe, Seifen, Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle , Kleinlederwaren [kleine Artikel aus Leder oder Lederimitationen], nämlich Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Taschen, Taschen aus Leder, Taschen aus Lederimitationen, Taschenrucksäcke, Taschen für Bekleidungstücke, Taschen für Sportbekleidung, Taschen mit Rollen, Verpackungs-beutel, -hüllen, -taschen aus Leder, Wasserfeste Taschen, Schlüsselbehältnisse in Form von Taschen, Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille, Leere Make-up-Taschen, Handtaschen, Brieftaschen [Handtaschen], Handtaschen aus Lederimitationen, Handtaschen aus Leder, Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen, Handkoffer aus Leder, Kreditkartentäschchen aus Leder, Geldbeutel aus Leder, Schlüsseletuis aus Leder, Kartenetuis aus Leder, Kreditkartenetuis aus Lederimitationen, Schlüsseletuis aus Lederimitationen, Kartenetuis aus Lederimitationen, Ledertaschen und Portemonnaies, Angepasste Kofferanhänger [Lederwaren], Lederimitationen, Lederhandtaschen, Leder und Lederimitationen, Lederkoffer, Reisetaschen [Lederwaren], Reisenecessaires [Lederwaren], Lederbeutel, Ledermappen, Reisekoffer aus Leder, Kreditkartenportemonnaies aus Leder, Einkaufstaschen aus Leder, Beutel aus Leder, Kleine Koffer, Reisetaschen und Koffer, Kleine Koffer für Kurzreisen, Aktenmappen aus Leder, Aktenkoffer aus Leder, Aktentaschen aus Leder, Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse, Ausgehhandtaschen, Badetaschen, Beuteltaschen, Täschchen zur Aufbewahrung von Schminkartikeln, Schlüsseln und anderen persönlichen Dingen, Strandtaschen, Geldbörsen, Geldbörsen [Geldbeutel], Geldtäschchen, Handkoffer, Reisetaschen aus Lederimitationen, Regen- und Sonnenschirme, Bekleidungsstücke, Gürtel, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Teile von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Verteilung von Werbeanzeigen und Werbematerial [Flyer, Broschüren, Prospekte und Warenproben] in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Verteilung von Werbematerial in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht].

9 Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. November 2020.

10 Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus ihrer am 4. April 1996 angemeldeten und am 1. September 1998 eingetragenen Unionswortmarke 000 346 338

11 CLAUDIO FERRICI

12 am 1. Februar 2021 Widerspruch eingelegt.

13 Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren:

14 Klasse 16: Büroartikel, ausgenommen Möbel, mit Leder oder Kunstleder verkleidet oder eingebunden;

15 Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren:

16 Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

17 Mit Beschluss vom 19. Oktober 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

18 Der ersichtlich aus Vor- und Nachnamen gebildete Eigenname CLAUDIO FERRICI sei von Haus aus uneingeschränkt zur Herkunftskennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen geeignet und verfüge daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage sei zumindest teilweise Warenidentität im Bereich der Waren der Klassen 18 und 25 gegeben. Eine darüberhinausgehende Erörterung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit könne als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, da die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren und trotz einer eher geringen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte.

19 Bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken orientiere sich der Verkehr in der Regel an dem Gesamtnamen. Ein gemeinsamer Vorname könne grundsätzlich keine für die Annahme der Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit begründen. Der übereinstimmende Vorname „Claudio“ sei auch dem inländischen Verkehr geläufig; gerade im Modebereich würden italienische Namen häufig als Markenkennzeichen eingesetzt, so dass die Verkehrskreise das Augenmerk mehr auf den Nachnamen verlagern würden. In diesen gebe es zwar gewisse Übereinstimmungen in Silbenzahl und Buchstabenfolge, allerdings erhebliche klangliche Unterschiede am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang (B bzw. F), in den betonten Mittelsilben (NU bzw. RI) sowie in der Vokalfolge (E-U-I bzw. E-I-I). Die Übereinstimmung im Wortausgangsvokal „I“ könne nicht als besonders charakteristisch angesehen werden, da zahlreiche italienische Nachnamen mit diesem Vokal enden würden. Zudem werde der Anfangsvokal „E“ in der angegriffenen Marke lang, in der Widerspruchsmarke wegen des folgenden Doppelkonsonanten kurz ausgesprochen. Auch in der betonten Mittelsilbe gebe es deutliche Unterschiede zwischen dem dunkel klingenden „U“ und dem hell klingenden „I“. Diese klanglichen Unterschiede bewirkten gegenüber den Übereinstimmungen einen erkennbar abweichenden phonetischen Gesamteindruck. Auch schriftbildlich sei die Abweichung durch die genannten Unterschiede, insbesondere durch die optisch markanten Doppelungen „CC“ und „RR“, welche in der jeweils anderen Marke keine Entsprechung fänden, zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ausreichend. Wegen der unterschiedlichen Nachnamen scheide auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus.

20 Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

21 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedeute die Mitprägung des Familiennamens nicht, dass die weiteren Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Vielmehr könne nicht ausgeschlossen werde, dass beachtliche Verkehrskreise das Zeichen in seiner Gesamtheit, bestehend aus Vor- und Familiennamen wahrnähmen. Zwar neige der Verkehr dazu, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Es sei jedoch zweifelhaft, dass dies uneingeschränkt gelte, wenn es sich um einen Namen handele, der nicht nur einen Teil seiner Einprägsamkeit, sondern auch seine eigentliche Individualisierungsfunktion nicht zuletzt durch den Vornamen erhalte. Neben italienischen Namen gebe es im Modebereich auch in anderen europäischen Sprachen große Namen, wie zum Beispiel Coco Chanel, Yves Laurent, Donna Karan, Karl Lagerfeld oder Kelvin (sic!) Klein, die zeigten, dass Vor- und Familiennamen nicht nur auf den Familiennamen reduziert würden. Vergleiche man die jeweils aus Vor- und Nachnamen bestehenden Marken, so sei das erste Element „CLAUDIO“ identisch. Die Gesamtzeichen stimmten bezüglich der Silbenanzahl 100%ig überein, sowie in elf der 14 bzw. 15 Buchstaben. Die auffälligen Anfangssilben „FE“ und „BE“ der Nachnamen, die besonders erinnert würden, seien vor allem klanglich extrem ähnlich. Die letzten Silben seien in ihren jeweiligen Ausgangsvokal identisch. Das „c“ bzw. „cci“ werde mangels entsprechender italienischer Sprachkenntnisse entweder „ki“ oder „tschi“ ausgesprochen. Die Unterschiede seien damit nicht ausreichend, um zumindest im Bereich der Warenidentität (Waren der Klassen 18 und 25 „Leder- und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme; Sonnenschirme; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“) den erforderlichen Abstand einzuhalten.

22 Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

23 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Oktober 2021 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2020 021 960 anzuordnen.

24 Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

25 die Beschwerde zurückzuweisen.

26 Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 20. Januar 2022 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Selbst bei rechtserhaltender Benutzung seien die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht verwechslungsfähig. Zur Begründung verweist die Beschwerdegegnerin auf die Entscheidung des BPatG vom 16. April 2013, 27 W (pat) 524/11 – Frieda B./Frieda, in der das BPatG entschieden habe, dass die angegriffene Marke „Frieda B.“ nicht von „Frieda“ geprägt werde. Nach diesen Erwägungen komme auch vorliegend dem Vornamen „Claudio“ keine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung zu.

27 Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, die Widerspruchsmarke sei in den Jahren 2017 bis 2020 innerhalb der EU für Lederwaren und Taschen umfangreich benutzt worden. Bei Taschen handele es sich um Accessoires, die, wie man den einschlägigen Verkaufsplattformen entnehmen könne, regelmäßig zusammen mit Bekleidung und Schuhen über identische Handelskanäle vertrieben würden und daher dem Bereich der Mode zuzuordnen seien. Zum Beleg hat die Beschwerdeführerin folgende Unterlagen vorgelegt:

28 - Kataloge Herbst/Winter 2018, 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 1 bis 3)

29 - Preislisten, jeweils aus 2018, 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 4 bis 6)

30 - Rechnungen, 2x aus 2017, 5x aus 2018, 1x aus 2019 (Anlage B1 Nr. 7 bis 14)

31 - Ausdrucke von Instagram-Posts aus 2019 und 2020 (Anlage B1 Nr. 15 bis 24).

32 Mit Hinweis vom 27. September 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Voraussetzungen für den Nachweis der Benutzung nicht erfüllt sein dürften, im Übrigen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen allenfalls im Bereich identischer und hochgradig ähnlicher Waren zu besorgen sein dürfte.

33 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

34 Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

35 Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 MarkenG liegt nicht vor, so dass die Markenstelle den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV schon nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.