1 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Zurückweisung ihres Löschungsantrags gegen die Marke 30 2008 037 660 durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

2 Für die Beschwerdegegnerin ist die am 10. Juni 2008 angemeldete abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660

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4 Die Beschwerdeführerin und Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2015, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, die Löschung dieser Marke beantragt. Im amtlichen Formular ist bei Feld (6) "Löschungsgrund" angekreuzt, dass die Marke entgegen § 3, § 7, § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 und § 8 Abs. 2 Nr. 4-9 MarkenG eingetragen worden sei. Insbesondere hat die Antragstellerin geltend gemacht, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke lägen nicht vor.

5 Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr mittels Übergabeeinschreiben zugestellten Löschungsantrag, der am 11. November 2015 versandt worden war, mit per Fax im DPMA am 16. November 2015 eingegangenem Schreiben widersprochen.

6 Mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die angegriffene Marke sei nicht zu löschen, weil etwaige Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden seien. Die weiteren geltend gemachten Schutzhindernisse lägen ersichtlich nicht vor. Ferner hat die Markenabteilung 3.4 den Antrag der Antragstellerin auf Durchführung einer Anhörung zurückgewiesen, dieser die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf 100.000 € festgesetzt.

7 Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Mit Beschluss vom 26. Februar 2020 hat der Senat die Kostenentscheidung des DPMA aufgehoben, im Übrigen aber die Beschwerde zurückgewiesen. Die Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der Zeitschrift "NJW" aufzeigten, könnten nicht zwangsläufig auch eine Verkehrsdurchsetzung für die Farbe der Titelseite belegen, wenngleich eine solche durchaus naheliege. Da nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verbleibende Zweifel daran, ob ein Schutzhindernis bestanden habe, zu Lasten der Antragstellerin und nicht der Markeninhaberin gingen, müsse der Löschungsantrag erfolglos bleiben (BPatG WRP 2020, 894 – Farbmarke Orange).

8 Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 22. Juli 2021 (BGH WRP 2021, 1566 – NJW-Orange) den vorgenannten Beschluss des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Unter ausdrücklicher Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union entschieden, dass die Feststellungslast dafür, dass sich ein Zeichen infolge Benutzung durchgesetzt hat, im Anmelde- und im Löschungsverfahren - als Ausnahmen von den Eintragungshindernissen - der Markeninhaber bzw. der Anmelder tragen müsse. Ferner hat der Bundesgerichtshof dem Bundespatentgericht aufgegeben, erneut zu prüfen, ob sich die verfahrensgegenständliche Farbe "Orange" im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat. Schließlich hat er darauf hingewiesen, dass der Markeninhaberin im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des Senats zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit zu geben ist, hierzu ergänzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen.

9 Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 10. Februar 2022 den Beteiligten verfahrensleitende Hinweise gegeben. Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 18. März 2022 beantragt, ein gerichtliches Gutachten einzuholen zu der Frage, ob das angegriffene Zeichen sich im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat und hat ferner mit Schriftsatz vom 29. April 2022 Unterlagen eingereicht, die die langjährige, ununterbrochene und umfassende Benutzung der Farbmarke Orange für die Zeitschrift NJW belegen sollen.

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11 Die gegen den Beweisbeschluss vom 16. August 2022 von der Beschwerdeführerin erhobene Anhörungsrüge hat der Senat mit Beschluss vom 24. Oktober 2022 als unzulässig verworfen.

12 Die Beschwerdegegnerin hat den im Beweisbeschluss festgelegten Kostenvorschuss entrichtet und die vom Senat angeforderten Farbkarten eingereicht. Eine zwischenzeitlich erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses hat der Senat als nicht zulässig erachtet und mitgeteilt, dass weiterhin von den Waren "juristische Fachzeitschriften" auszugehen sei.

13 Mit Schreiben vom 10. November 2022 hat der Sachverständige das Umfragedesign erläutert und einen Fragebogenentwurf vorgelegt. Nach mehreren wechselseitig beantragten und gewährten Schriftsatzfristen haben die Verfahrensbeteiligten hierzu Stellung genommen und verschiedene Änderungen vorgeschlagen. Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Juni 2023 hat der Senat den Fragebogen mit einigen Änderungen freigegeben. Einen mit Schreiben vom 21. März 2023 gestellten Befangenheitsantrag der Beschwerdeführerin gegen den benannten Sachverständigen hatte der Senat zuvor mit Beschluss vom 27. April 2023 zurückgewiesen.

14 Das Verkehrsumfragegutachten ist am 24. Oktober 2023 bei Gericht eingegangen; hierzu haben die Verfahrensbeteiligten Stellung genommen. Auf Antrag der Beschwerdeführerin ist der Sachverständige mit Beweisbeschluss vom 14. Dezember 2023 zu mehreren von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen zum Termin zur mündlichen Verhandlung geladen worden. Der hierfür eingeforderte Auslagenvorschuss ist von der Beschwerdeführerin einbezahlt worden.

15 Das noch vor der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024 (erneut) gestellte Ablehnungsgesuch gegen das Umfrageinstitut X … GmbH bzw. den Sachverständigen hat der Senat mit Beschluss vom 31. Januar 2024 zurückgewiesen.

16 Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist – soweit die Ausführungen nachvollziehbar sind – weiterhin der Auffassung, der Eintragung der Streitmarke hätten Schutzhindernisse entgegengestanden und diese bestünden fort. Insbesondere fehle der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft. Die Antragstellerin bestreitet eine Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin für eine juristische Fachzeitschrift und meint, die Marke sei nicht verkehrsdurchgesetzt. Sie macht geltend, die von der Beschwerdegegnerin im wiedereröffneten Verfahren vorgelegten Benutzungsnachweise zeigten nirgends den Farbton der Streitmarke. Es könne daher schon nicht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden. Eine überragende Verkehrsgeltung sei weder für den Anmeldezeitpunkt noch für den Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 2019 nachgewiesen worden. Die Beschwerdegegnerin habe keine Umsatzzahlen oder IVW-geprüften Verbreitungszahlen genannt, keine Marktanteile dargelegt und auch die Auflagenhöhe der NJW nicht mitgeteilt; ferner habe sie nicht zur konkreten Werbung für den Orange-Ton Stellung genommen. Sie bemängelt des Weiteren, dass ihr keine echte Auswahl hinsichtlich der Umfrageinstitute ermöglicht worden sei, weil zwei der vorgeschlagenen Institute schon von vornherein wegen einer "wahrscheinlich ständigen Geschäftsbeziehung" zu der Beschwerdegegnerin nicht in Betracht gekommen seien. Zudem moniert sie die von der Beschwerdegegnerin eingereichten und der Umfrage zugrunde gelegten Farbkarten als manipulativ hinsichtlich der Gestaltung der Produktoberfläche, des Formats, der Papierstärke und des Geruchs; insbesondere röchen die Farbkarten identisch wie das Titelblatt der NJW.

17 Das Gutachten sei nicht sachgerecht erstellt worden, da zum Beispiel Dauer und Benutzung der Marke nicht berücksichtigt worden seien. Bei der Umfrage hätten den Interviewten mindestens drei unterschiedliche Orangetöne vorgelegt werden müssen. Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner einige der Fragen und Formulierungen in dem Gutachten und legt mehrere Alternativfragen vor. Sie meint zudem, der Sachverständige habe die Begrifflichkeiten Bekanntheitsgrad, Kennzeichnungsgrad und Zuordnungsgrad nicht dergestalt zugrunde gelegt, wie Juristen dies tun würden. Bei der Streitmarke handle es sich um eine "Doppelmarke", nur 6,3 % der Befragten hätten aber die Zuordnung zu dem "Produkt NJW" erkannt. Sie ist der Auffassung, für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei ein Zuordnungsgrad von 70 % erforderlich. Bei Abzug der sogenannten Fehlertoleranz ergebe sich aber ohnehin nach dem Ergebnis des Gutachtens nur ein Wert von deutlich unter 50 %, so dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht bejaht werden könne. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass spätestens ab 10. August 2023 durch die Beschwerdegegnerin im Internet eine Werbekampagne "Jura ist Orange" durchgeführt worden sei, was einer sachgerechten Durchführung der Umfrage entgegenstehe und daher nachteilig zu berücksichtigen sei. Ferner bezieht sich die Beschwerdeführerin auf ein Urteil des OLG Celle vom 6. März 2024, worin das Gericht einer Richterin, die seit 41 Jahren Reiterin ist, die Sachkunde für die Beurteilung eines Sachmangels einer Reitanlage abgesprochen hatte. Entsprechendes müsse für den vorliegenden Fall gelten. Jemand, der schreiben könne (z. B. Urteile) oder womöglich selbst Autor sei, könne nicht Verleger sein. Wolle also das Gericht überprüfen, welche verlegerischen Leistungen eine Farbe wie Orange unterliegen und ihre Bekanntheit ausmachen könnten, könne es dabei keine eigene Sachkunde einbringen, die den Parteibeweis bzw. ein Sachverständigengutachten ersetzen könne.

18 Schließlich enthält das Vorbringen der Beschwerdeführerin auch im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zahlreiche Anregungen, Ankündigungen und weitere "Anträge" bzw. Rechtsbehelfe, so beispielsweise mehrere Verfassungsbeschwerden, eine sofortige Beschwerde gegen die Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts, Präsidiumsbeschwerden, Präsidialbeschwerden, Befangenheitsanträge, Gegenvorstellung gegen den Beweisbeschluss des Senats vom 16. August 2022, Dienstaufsichtsbeschwerden, Ministerialbeschwerden, Hinweise auf Kartellklagen gegen die Beschwerdegegnerin mit Anträgen auf Beiziehung dieser Akten, verschiedene Strafanzeigen, den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils, den ausdrücklichen Antrag, kein Gutachten einzuholen und die Marke ohne weitere Prüfung sofort zu löschen, eine Abstimmung des Gutachtens mit der Präsidentin des DPMA durchzuführen und diese zum Verfahren beizuladen u. v. a. m.

19 Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt:

26 Die Beschwerdegegnerin beantragt:

30 Sie ist der Auffassung, dass die Frage der markenmäßigen Benutzung der Streitmarke bereits entschieden sei. Sowohl der erkennende Senat als auch der Bundesgerichtshof hätten zu Recht festgehalten, dass die Farbmarke Orange seit Jahrzehnten markenmäßig für die eingetragenen Waren benutzt worden sei. Weder habe sich der Marktauftritt der Beschwerdegegnerin unter der Farbmarke verändert noch ihre Marktposition, wie die exemplarisch eingereichten Unterlagen über die umfassende Verwendung der Streitmarke für juristische Fachzeitschriften auf der Zeitschrift selbst, z. B. auf dem Titelblatt oder im Innenteil, wie auch auf diversen Werbemitteln sowie schließlich im digitalen Bereich belegten. Die Verkehrsdurchsetzung sei zudem durch das Verkehrsumfragegutachten eindrucksvoll belegt. Die von ihr auf Anforderung des Senats eingereichten Farbkarten zeigten die streitgegenständliche Farbe in einem gängigen Format und in einer gängigen Papierstärke; warum diese manipulativ sein sollten, erschließe sich nicht. Es gebe auch keinen Grund, am Sachverständigengutachten oder an der Aussage des Sachverständigen zu zweifeln. Die Beschwerdegegnerin verweist darauf, dass es nach der Rechtsprechung maßgeblich auf den bereinigten Kennzeichnungsgrad und nicht auf den Zuordnungsgrad ankomme.

31 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 8. Dezember 2016, den Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020, den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 22. Juli 2021, die Schriftsätze der Beteiligten, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 2. Oktober 2019 und vom 31. Januar 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

32 Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

33 Mehrere gemäß § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 42 ZPO gestellte Ablehnungsgesuche der Beschwerdeführerin gegen den Senat, insbesondere gegen die Vorsitzende des 29. Senats, sind bereits als unzulässig verworfen worden. Auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Senatsbeschluss vom 1. Oktober 2019 wird verwiesen. Soweit die Beschwerdeführerin im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren erneut, zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024, eine vermeintliche Befangenheit der Senatsvorsitzenden geltend macht, sind ihre Gesuche – wie auch die pauschalen Ablehnungsanträge gegen alle weiteren Senatsmitglieder im Laufe des Beschwerdeverfahrens - offensichtlich unzulässig. Es wurden weder neue Ablehnungsgründe genannt noch die bisherigen inhaltlich ergänzt oder die Gesuche enthalten lediglich Ausführungen, die zur Begründung der Besorgnis der Befangenheit gänzlich ungeeignet sind. Bei offensichtlicher Unzulässigkeit bedarf es keiner dienstlichen Stellungnahme der abgelehnten Richterinnen und Richter; diese sind auch nicht von der Entscheidung über das offensichtlich unzulässige Ablehnungsgesuch ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 153, 72, 73 Rn. 2; BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2023 - 1 BvR 902/23).

34 Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden.

35 Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht, so dass sich der am 15. Oktober 2015, also davor eingelegte Löschungsantrag als auch die dagegen erhobene Widerspruchserklärung der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung bestimmen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 53 Rn. 108). Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des 45 Richtlinie 2015/2436</gco-l-u>">Art. 45 der <gco-l-u>Richtlinie (EU) 2015/2436</gco-l-u> mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 2, § 53 Rn. 2).

36 Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fassung anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Dagegen ist § 50 Abs. 2 in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anwendbar, weil der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, vgl. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG.

37 Der am 15. Oktober 2015 beim DPMA eingegangene und unter anderem auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützte Löschungsantrag gegen die am 25. Februar 2009 eingetragene Streitmarke ist innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. gestellt worden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag zudem rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen.

38 Die erneut erhobene Rüge der fehlenden Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter der Beschwerdegegnerin und der nicht ordnungsgemäßen Vertretung der Beschwerdegegnerin greift nicht durch. Zum einen wird hierzu auf die Ausführungen in dem Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020 Bezug genommen; diese sind im Rechtsbeschwerdeverfahren im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch nicht angegriffen worden. Zum anderen hat die Beschwerdegegnerin ohnehin nochmals eine auf 26. Januar 2023 datierende Vollmacht im Original eingereicht (Anlage BG 24), in der zudem vorsorglich alle bisherigen Verfahrenshandlungen und -erklärungen seit Beginn des Verfahrens genehmigt worden waren. Der weitere Sachvortrag der Beschwerdeführerin hierzu enthält nichts, was eine andere Beurteilung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vertretung rechtfertigen würde. Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich die Einreden der Präklusion, der Verwirkung oder der Verjährung erhoben hat, liegen die entsprechenden Voraussetzungen ersichtlich nicht vor.

39 Der Löschungsantrag ist nicht begründet.

103 Die angefochtene Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4 ist aus den im Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020 genannten Gründen aufzuheben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm im amtlichen Löschungsverfahren erwachsenen Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

104 In mehrseitigen markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

105 Eine hiervon abweichende Anordnung ist geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13 m. w. N.). Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

106 BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

107 Ausgehend hiervon entspricht es der Billigkeit, der insoweit beweisbelasteten Beschwerdegegnerin die Kosten für die Durchführung des demoskopischen Gutachtens zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke aufzuerlegen. Die Kosten, die durch die Vernehmung des Sachverständigen im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024 entstanden sind, hat dagegen die Beschwerdeführerin zu tragen. Der Sachverständige wurde auf ihren Beweisantrag hin vernommen, wobei die in der mündlichen Verhandlung gestellten Fragen teilweise Unterstellungen enthielten oder tendenziös waren, zum Teil hätten sie sich aus dem Gutachten selbst beantworten lassen. Die Billigkeit gebietet es daher, die diesbezüglich entstandenen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

108 Darüber hinaus besteht aber keine Veranlassung für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten einer Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die weitergehenden wechselseitigen im Beschwerdeverfahren gestellten Kostenanträge der Verfahrensbeteiligten waren daher zurückzuweisen.

109 Der Gegenstandswert des Verfahrens war aus den Gründen des Beschlusses des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020, auf die vollumfänglich Bezug genommen wird, gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 100.000 € festzusetzen.

110 Gründe für die von der Beschwerdeführerin beantragte bzw. angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sind nicht erkennbar. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung die vom EuGH und BGH aufgestellten Maßstäbe zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung angelegt.