34 Zwischen den zu berücksichtigenden Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke IR 252 976

„Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques“ und der angegriffenen Dienstleistung der Klasse 35 „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ besteht nur eine entfernte Ähnlichkeit. Etwas Anderes wurde auch nicht im Hinweisschreiben des Senats vom 28. Juni 2022 festgestellt. Eine „höchstens“ durchschnittliche Ähnlichkeit (Seite 2) kann demnach auch geringer sein, nämlich „zumindest leicht unterdurchschnittlich“ (Seite 4), wobei auch diese Formulierung Raum nach unten lässt. Es trifft daher nicht zu, der Senat habe in seinem Hinweisschreiben ausdrücklich eine durchschnittliche Ähnlichkeit, die der weiteren Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen sei, festgestellt.

37 Einzelhandelsdienstleistungen umfassen neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrages die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit dem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen (EuGH GRUR 2005, 764 Rn 34 – Praktiker; BGH MarkenR 2016, 157 Rn 22 – BioGourmet). Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Einzelhändlers zu den gehandelten Waren kommt dann in Betracht, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warensektor neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auszugehen ist (BPatG GRUR 2020, 527 – Onlinehandel Carrera).

38 Nichts von alledem trifft im vorliegenden Fall zu. Vielmehr ist davon auszugehen, dass große Einzelhändler, die Uhren und Schmuck in ihrem Sortiment haben, gerade keine unter einer für den Verkehr erkennbaren Eigenmarke Schmuck und Uhren in den Verkehr bringen. Soweit Uhrenhersteller vereinzelt auch Einzelhandel mit Uhren verschiedener Warenhersteller betreiben, vertreiben sie diese nicht in einem die Verkehrsauffassung beeinflussenden Umfang. Soweit man der Entscheidung des Senats 26 W (pat) 32/20 - ROLESS/ROLEX (GRUR-RS 2022, 56168, Rn 23) in diesem Punkt etwas Anderes entnehmen könnte, hält der Senat an dieser Auffassung nicht fest, zumal es sich um ein obiter dictum handelte.

39 Die Annahme der Widersprechenden, dass die Positionierung von Luxusuhren im Markt über ein spezielles Vertriebssystem unter anderem Kompetenz gewährleiste, führt nicht von der Vorstellung weg, dass es sich bei der Sicherstellung der Exklusivität der Luxusuhren der Widersprechenden durch Beschränkung der Absatzmittler einerseits um eine Maßnahme des Vertriebs der Warenhersteller und bei der kompetenten Beratung um eine Einzelhandelsdienstleistung durch diese Absatzmittler andererseits handelt. Auch in diesem Fall weiß der Verkehr, dass der Handel keine eigenen, sondern fremde Uhren als Ware vertreibt, so dass er den unterschiedlichen betrieblichen Ursprung der Ware einschließlich ihres Vertriebes und einer darauf aufgesetzten Einzelhandelsdienstleistung zu erkennen vermag. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eine speziell auf Luxusuhren abzielende Branchengewohnheit dem Waren- und Dienstleistungsvergleich nicht zugrunde gelegt werden kann. Die beiderseitigen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen überschneiden sich ausweislich der jeweiligen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in Bezug auf die oberbegriffsartigen „Uhren und Schmuckwaren“, denen eine Beschränkung auf das Luxussegment nicht entnommen werden kann. Der Anbieter von „Uhren und Schmuck“ steht auf dem Markt allen Konkurrenten gegenüber und bietet seine Ware grundsätzlich dem allgemeinen Verkehr an. Eine bestimmte Vertriebsmethode der Widersprechenden - hier auf spezielle Juweliere - bewirkt daher keine Verengung des Angebots und der zugrundezulegenden Branchengewohnheiten auf diesen Markt (BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren).

40 Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke IR 976 721 ROLEX besteht zwischen den Dienstleistungen „Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles“ und „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet in Bezug auf Uhren und Schmuckwaren“ schon wortsinnmäßig Identität.

43 Diese Ausstrahlungswirkung kann im vorliegenden Fall in Bezug auf die Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke IR 252 976

, auf die der Widerspruch gestützt wird, bejaht werden.

44 Dieselben Feststellungen gelten auch, soweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke IR 976 721 ROLEX auf die insoweit beanspruchten Waren der Klasse 14 gestützt wird.

45 Soweit der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke IR 976 721 ROLEX auch auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles“ gestützt wird, kann der Widerspruchsmarke hingegen nur eine normale Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden produktbezogen darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken), woran es insoweit aber fehlt. Auch eine Ausstrahlungswirkung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Uhren“ kommt insoweit nicht in Betracht. Für die Frage der Ausstrahlungswirkung kommt es neben dem Grad der Erhöhung der Kennzeichnungskraft insoweit auch auf den Abstand der jeweiligen Ware und Dienstleistung an (Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 9, Rn. 183). Wie bereits oben festgestellt, kann zwischen den Waren „Uhren“ und hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen eine nur entfernte Ähnlichkeit festgestellt werden. Keinesfalls umfasst die Ausstrahlungswirkung den gesamten Bereich einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistung (BPatG BeckRS 2016, 15467, Ströbele/Hacker/Thiering, a. a O.)

47 Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein Element oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

48 In der Gesamtheit unterscheiden sich die angegriffene Marke „Gibts doch gar nicht – doch bei ROLLER!“ und die Widerspruchsmarken durch die Länge, hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 252 976

zudem durch deren grafische Gestaltung, hinreichend voneinander.

49 Aber auch im Fall einer Prägung beider Vergleichszeichen reicht der Abstand zur Vermeidung der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen aus.

aa)

50 Die Widerspruchsmarke IR 252 976

wird in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „ROLEX“ geprägt. Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der – in der Regel kennzeichnungskräftige - Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vergleiche BGH GRUR 2014, 378 Rn 39 – OTTO CAP). So liegt der Fall hier.

52 Aber selbst im Fall einer Prägung der angegriffenen Marke durch „ROLLER“ scheidet die Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen aus. Die Vergleichsbestandteile „ROLLER“ und „ROLEX“ sind zumindest kürzere Wörter, wenn nicht sogar Kurzwörter (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX), so dass Abweichungen in einzelnen Lauten das Klangbild stärker beeinflussen als bei längeren Markenwörtern (BPatG 26 W (pat) 52/16 – MUT/MUTTI). Zwar stimmen die Vergleichsbestandteile in klanglicher Hinsicht am stärker beachteten Wortanfang in den ersten drei Lauten und in der Silbenzahl überein. Gleichwohl sind die beiden Silben jeweils unterschiedlich (vergleiche auch BPatG 29 W (pat) 231/94 - revex/ROLEX). Trotz der Bedeutung der übereinstimmenden Vokalfolge bei der klanglichen Markenähnlichkeit werden diese vorliegend unterschiedlich wiedergegeben. Da der angesprochene Verkehr „ROLEX“ als Fantasiebegriff auffasst, wird er diesen nach deutschem Sprachverständnis artikulieren (BPatG 29 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Auflage § 14 MarkenG Rn 330). Zum einen wird das „O“ in „ROLEX“ lang gesprochen, im Gegensatz zum kurz gesprochenen „O“ in „ROLLER“. Diese Aussprache ist durch das einfache beziehungsweise verdoppelte „L“ phonetisch vorgegeben. Verstärkt wird der Unterschied im Klangbild des ersten Vokals durch den Doppelkonsonanten „LL“. Aber auch der zweite Vokal „E“ erfährt jeweils eine andere Artikulation, die sich auf das Gesamtklangbild auswirkt. In „ROLEX“ wird der zweite Vokal mit einem kurzen offenen „E“ betont. Dagegen erfährt der zweite Vokal „E“ in „ROLLER“ durch den Zusammenhang mit dem sich anschließenden Buchstaben „R“ als fast offener Zentralvokal „ɐ“ ausgesprochen.

53 Im Fall wie dem vorliegenden können insbesondere die Endsilben eine gesteigerte Bedeutung für den klanglichen Gesamteindruck erlangen (BPatG 29 W (pat) 96/98 – ROLO/ROLEX). Der klangliche Gesamteindruck wird insoweit von den deutlichen Abweichungen der Klangfarbe in den zweiten Worthälften und der Hinzufügung des lautlich sehr markanten Endkonsomantens „X“ bei „ROLEX“ bestimmt (BPatG 29 W (pat) 96/98 - ROLO/ROLEX). Der Buchstabe „X“ wird klanglich wie „KS“ wiedergegeben. Bei dieser Ausgangslage handelt es sich bei dem Endungs- „X“ in „ROLEX“ um einen bei der Wahrnehmung der Marke nicht überhörbaren Konsonanten. Die klanglichen Übereinstimmungen der Wortanfänge treten demgegenüber zurück (BPatG 25 W (pat) 87/05 –SIRI/SIR; 29 W (pat) 96/98 –ROLO/ROLEX). Zudem handelt es sich bei „Roller“ im Sinne von Tret- oder Motorradroller um einen geläufigen Begriff der deutschen Sprache, so dass der Verkehr beim Markenvergleich die klanglichen Unterschiede wesentlich schneller und besser erfasst (vergleiche Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn 318 ff.).

54 Nichts anderes gilt in schriftbildlicher Hinsicht. Im Rahmen der visuellen Ähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken eine genauere und wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet als das schnell verklingende Wort (BPatG GRUR 2004, 950, 954 – ACELAT/Acesal). Eine Prägung der angegriffenen Marke durch „ROLLER“ kommt noch weniger als bei der klanglichen Ähnlichkeit in Betracht. Selbst wenn man nur auf den Bestandteil „ROLLER“ abstellen wollte, wären die Vergleichszeichen lediglich in den ersten drei Buchstaben identisch. Diese Übereinstimmungen wären jedoch nicht so markant für den angesprochenen Verkehr, weil es sich um kürzere Wörter handelt. Insoweit gewinnen die die Unterschiede durch den Doppelkonsonanten „LL“ und den besonders wahrnehmbaren Abschlussbuchstaben „X“ ausschlaggebendes Gewicht. Auch beim schriftbildlichen Markenvergleich wirkt sich zudem die sofort erfassbare Bedeutung des Wortes „ROLLER“ verwechslungsmindernd aus.

55 Eine begriffliche Ähnlichkeit der jeweiligen Vergleichsmarken scheidet aus.

59 Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 - Pago/Tirolmilch). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I 5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rdnr. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rdnr. 27 - OTTO Cap; BGH GRUR 2015, 114 Rdnr. 10 – Springender Pudel).

60 Nach diesen Grundsätzen weisen die Widerspruchsmarken in Deutschland als dem für die Widerspruchsmarke IR 252 976 maßgebenden Kollisionsgebiet (§§ 107, 112 MarkenG) und in der Europäischen Union als dem für die Widerspruchsmarke IR 976 721 maßgebenden Kollisionsgebiet (§ 119 Nr. 1 MarkenG, Art 189 UMV) in Bezug auf „Uhren“ sowohl zum Kollisionszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung allgemeinkundig (§ 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG) eine erhebliche, weit überdurchschnittliche Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf.

61 Es fehlt jedoch an der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung. Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Marken stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und – ohne dass dies erforderlich wäre - das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen.

62 Im vorliegenden Fall ist zunächst zu berücksichtigen, dass zwischen der Ware, für die die Widerspruchsmarken als bekannt anzusehen sind, und der angegriffenen Dienstleistung eine nur geringe Ähnlichkeit besteht. Gegen ein In-Erinnerung-Rufen der älteren Marke spricht zudem die sloganartige Gesamtbedeutung der Wortfolge „Gibts doch gar nicht – doch bei Roller!“, das „ROLLER“ deutlich als Bezeichnung eines Einzelhandelsunternehmens kennzeichnet, und daneben die leicht erkennbare Bedeutung des Begriffs „ROLLER“ im Sinne eines Motor- oder Tretrollers, das in keiner Weise an das Kunstwort „Rolex“ mit seiner charakteristischen Endung auf einem Zischlaut erinnert.