1 Die Wortmarke

2 STARBACCO

3 ist am 11. November 2016 angemeldet und am 15. Februar 2017 unter der Nummer 30 2016 032 133 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen

4 Klasse 4: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle; Anzünder für Feuer; Klasse 11:  Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte; Klasse 34: Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak; Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen; Aromen für Tabak; Aromastoffe für Tabak; Klasse 35: Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Anzünder für Feuer, Anzünder, nämlich elektrische und elektronische Zündgeräte, Tabak, insbesondere Wasserpfeifentabak, Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen, Aromen für Tabak, Aromastoffe für Tabak.

5 Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 17. März 2017 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

6 STARBUCKS

7 die am 15. Juli 1992 angemeldet und am 14. September 1994 unter der Nummer 2 077 508 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 registriert worden ist:

8 Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Tee, Kräutertee, Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Kaffee-, Espresso-, Tee-, Kakao- und Schokoladengetränke; Kaffee- oder Kakaopräparate zur Herstellung von Getränken; Zucker, Reis, Tapioka, Sago; für die menschliche Ernährung zubereitetes Getreide, insbesondere Getreideflocken, Cornflakes, Popcorn; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig und Melassesirup; Hefe, Backpulver; Aromastoffe für Nahrungsmittel; Gewürze; Speisesalz; Senf, Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen);

9 Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés, soweit in Klasse 43 enthalten.

10 Im Verfahren vor dem DPMA hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 25. August 2017 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

11 Die Widersprechende hat die Widerspruchsgründe der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Sonderschutzes der bekannten Marke nach (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) geltend gemacht und zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung sowie zum Beleg einer intensiven Benutzung und dadurch erreichten Bekanntheit ihrer Marke verschiedene Unterlagen vorgelegt, u.a. ein Umfragegutachten zur markenrechtlichen Bekanntheit des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Januar 2018.

12 Mit Beschluss vom 31. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 34 des DPMA eine Verwechslungsgefahr sowie den Sonderschutz der bekannten Marke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG schon wegen absoluter Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit ausscheide. Die angegriffenen Tabakwaren wiesen keinerlei wirtschaftliche Berührungspunkte zu „Kaffee, Tee, Backwaren“ oder zu Gastronomiedienstleistungen auf. Auch die Möglichkeit des gleichzeitigen Genusses sei nicht ausreichend. Dies gelte erst recht für die Waren „Raucherartikel“. Hinsichtlich der übrigen Waren in Form von Brennstoffen und Anzündern seien ebenfalls keinerlei Berührungspunkte ersichtlich. Dies gelte für Handelsdienstleistungen mit entsprechenden Waren der angegriffenen Marke.

13 Der Widerspruch sei auch nicht nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründet. Es lasse sich nicht feststellen, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke in unzulässiger Weise ausnutze und beeinträchtige. Dies gelte auch, wenn man mit der Widersprechenden von einer Bekanntheit der Widerspruchsmarke i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausgehe. Die Zeichen kämen sich nicht so nahe, dass der Verkehr sie trotz der unähnlichen Waren und Dienstleistungen gedanklich miteinander verknüpfe. Zwar stimmten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht in den ersten fünf Buchstaben, der Wortlänge und im drittletzten Buchstaben „C“ überein, jedoch verfüge die angegriffene Marke mit der Buchstabenkombination „CCO“ oder „cco“ über ein sehr charakteristisches und auffallendes Wortende, das sich deutlich vom Wortende der Widerspruchsmarke abhebe, die auf den drei untereinander sehr unterschiedlichen Konsonanten „CKS“ bzw. „cks“ ende. In der Kleinschreibweise verfüge zudem dass „k“ der Widerspruchsmarke über eine Oberlänge, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. In der Großschreibung beständen dagegen auffällige Unterschiede zwischen dem nach oben breiten und offenen „U“ und dem nach oben spitz zulaufenden „A“, so dass insgesamt deutliche Unterschiede im schriftbildlichen Gesamteindruck beständen.

14 In klanglicher Hinsicht werde die Widerspruchsmarke in erheblichem Umfang englisch „star-backs“ ausgesprochen, so dass die Vergleichsmarken neben den identischen Anfangssilben auch im Auftaktkonsonant und im Vokal der zweiten Silbe übereinstimmten. Auch endeten die jeweils zweiten Silben in beiden Marken klanglich auf „ck“, wobei die Widerspruchsmarke allerdings mit dem zusätzlichen „s“ abschließe. Die zusätzliche dritte Silbe der angegriffenen Marke bewirke jedoch, dass sich deren klanglicher Gesamteindruck maßgeblich von dem der Widerspruchsmarke unterscheide. Die angegriffene Marke weise nicht nur eine weitere Silbe auf. Auch die Betonung weiche von derjenigen der Widerspruchsmarke ab. Während die Widerspruchsmarke auf der ersten Silbe „star“ betont werde, liege die Betonung der angegriffenen Marke auf der zweiten Silbe „back“. Die angegriffene Marke ende in auffallender Weise „offen“ mit einem Vokal, während die Widerspruchsmarke mit dem harten „cks“ ende.

15 Schließlich würden die aufgeführten Unterschiede bei der angegriffenen Marke auch deswegen besonders wahrgenommen und erinnert, weil die Verkehrskreise in der angegriffenen Marke eine Verschmelzung der Begriffe „Star“ und „tobacco“ erkennen würden. Auf Grund der bestehenden Unterschiede hätten die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlass, die beiden Marken „STARBUCKS“ und „STARBACCO“ miteinander zu verknüpfen. Die angegriffene Marke wirke nicht, als sei sie an die Widerspruchsmarke angelehnt. In Zusammenspiel mit der erkennbaren Art der Markenbildung als Verschmelzung von „Star“ und „tobacco“ führe ihr Charakter insgesamt von der Widerspruchsmarke fort, so dass der Verkehr keinen Anlass habe, eine Assoziation mit dieser herzustellen. Zudem sei die übereinstimmende Anfangssilbe „STAR“ als Synonym für eine qualitative Spitzenstellung weit verbreitet und in einer sehr hohen Zahl von eingetragenen Marken als Bestandteil enthalten.

16 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass sie mit den von ihr eingereichten Unterlagen nicht nur die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht, sondern darüber hinaus auch eine durch langjährige intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit dargelegt habe. Für die eingetragenen Stammwaren bzw. -dienstleistungen der Widersprechenden (Kaffee, sowohl in Form von Bohnen als auch gemahlen, Espresso-Kaffee, Kaffee-, Espressogetränke; Kaffeepräparate zur Herstellung von Getränken; Kaffee, Kaffeegetränke; Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafes, soweit in Klasse 43 enthalten) sei – auch als offenkundige Tatsache im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 291 ZPO - eine bis zur Berühmtheit gesteigerte Verkehrsbekanntheit des Markenworts „STARBUCKS“ zugrunde zu legen.

17 Die beiderseitigen Zeichen seien klanglich und visuell hochgradig ähnlich. Sie stimmten in ihren regelmäßig stärker beachteten Zeichenanfängen „STARB“ und ihrem siebten Buchstaben „C“ identisch überein. Zudem werde der deutsche Verbraucher die Buchstabenfolge „STARBUCK“ der bekannten Widerspruchsmarke und die Buchstabenfolge „STARBACC“ der jüngeren Marke identisch aussprechen. Damit wichen die Zeichen klanglich nur in ihren jeweiligen Schlusslauten „S“ und „O“ voneinander ab. Die geringen Unterschiede am Zeichenende hätten gegenüber der identischen Übereinstimmung der Zeichen an ihrem Anfang weniger Gewicht, da die Verbraucher sofort den identischen Klang „STARBAC“ bzw. die identische Buchstabenfolge „STARB-C“ der Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ bemerkten und erinnern würden, wenn sie der jüngeren Marke „STARBACCO“ begegneten.

18 Die von der Markenstelle vorgenommene Aufteilung des als einheitliches Wort geschriebenen jüngeren Zeichens „STARBACCO“ in die Bestandteile „STAR“ und „BACCO“ und Interpretation als Verschmelzung der englischen Begriffe „STAR“ mit einer verkürzten Version des Begriffs „TABACCO“ sei nicht nachvollziehbar, zumal „BACCO“ weder im Deutschen noch im Englischen ein bekannter Begriff oder eine sprachübliche oder gängige Abkürzung sei. Vielmehr werde der Verkehr die angegriffene Marke als Fantasiewort ohne klaren Bedeutungsgehalt wahrnehmen, so dass eine Neutralisierung der klanglichen und visuellen Ähnlichkeit mangels klarer und eindeutiger begrifflicher Bedeutung nicht in Betracht komme.

19 Die damit festzustellende hochgradige klangliche und visuelle Ähnlichkeit bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise die beiderseitigen Zeichen gedanklich miteinander verknüpften. Hierbei sei neben dem hohen Bekanntheitsgrad als weiterer Faktor auch die Nähe der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Im Bereich der für die jüngere Marke eingetragenen Tabake, Raucherartikel, Aromen und Aromastoffe für Tabak, die auch alle moderneren Arten von elektronische Zigaretten, e-Shishas, Tabakpfeifen und Zigarren nebst Zerstäuber (Verdampfer), Aromen und Liquids mit umfassten, würden auch Tabake, Aromen und Liquids mit verschiedenen Kaffeearomen bzw. Kaffeegeschmacksrichtungen angeboten. Die beiderseitigen Waren würden daher heutzutage über ihren traditionell gemeinsamen Konsum weitere Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte aufweisen, z.B. ihre Inhaltsstoffe (Kaffee und Koffein) und ihre gemeinsamen Geschmacksrichtungen. Die Vergleichswaren ständen dadurch nicht mehr nur in einem Ergänzungsverhältnis des traditionellen gemeinsamen Konsums, sondern sogar in einem unmittelbaren Konkurrenzverhältnis zueinander, da der Verbraucher statt zu einem Kaffeegetränk vielleicht auch zu einem Shisha-Tabak bzw. einem Liquid mit Kaffeegeschmack oder Kaffeearoma greife, wenn er Kaffeegeschmack oder Koffein zu sich nehmen möchte. Zudem würden die beiderseitigen Waren in gemeinsamen Verkaufsstätten angeboten, z.B. in Shisha-Bars und Cafes. Würden Tabakwaren bzw. Raucherartikel mit Kaffeearoma bzw. Kaffeegeschmack unter der Marke „STARBACCO“ verkauft werden, würden die Verbraucher daher sofort an die äußerst bekannte Kaffee- bzw. Kaffeehausmarke „STARBUCKS“ und deren Kaffeeprodukte denken, die für ihre hohe Qualität, ihren Geschmack und ihr Aroma bekannt seien. Diese Assoziation dürfte vom Markeninhaber auch beabsichtigt sein. Die Verbraucher würden daher davon ausgehen, dass die Waren der jüngeren Marke „STARBACCO“, zumindest soweit sie mit Kaffeegeschmack, Kaffeearomen, Koffein oder Kaffeebestandteilen angeboten werden, unter der Verantwortung desselben Unternehmens oder zumindest mit Zustimmung der Widersprechenden vermarktet werden und dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Tabak- und Raucherprodukte Kaffeebestandteile oder Aromen der „STARBUCKS“ – Kaffeeprodukte aufwiesen oder beinhalteten. Damit lägen ausreichende Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte vor, um zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen eine große Nähe und sogar eine entfernte Ähnlichkeit zu begründen, die selbst für das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend sei.

20 Dies gelte entgegen der vorläufigen Rechtsauffassung des Senats auch für die angegriffenen Waren „Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen“ und darauf bezogene Handelsdienstleistungen („Einzelhandels-, Großhandels-, Online- und Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen … Raucherartikel, insbesondere Wasserpfeifen“). Diese wiesen einen engen Sachzusammenhang mit Tabak, Aromen für Tabak, Aromastoffe für Tabak auf, da sie dem Konsum der Tabak- und Aromawaren dienten und damit in einem direkten Ergänzungszusammenhang stünden. Gleiches gelte für Handelsdienstleistungen, die häufig sowohl Tabak, Aromen und Aromastoffe als auch die für deren Konsum nötigen Raucherartikel in den gleichen Vertriebsstätten bzw. über die gleichen Vertriebswege nebeneinander anböten.

21 Durch die Anmeldung der jüngeren Marke werde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt. Da die jüngere Marke Teile der Widerspruchsmarke, insbesondere deren Wortanfang identisch übernehme und nur im hinteren Wortteil einzelne Buchstaben ändere, und da die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zusammen bzw. parallel konsumiert würden, werde der Verkehr auf entsprechende Verbindungen zwischen den Markeninhabern, etwa Lizenzvereinbarungen, schließen. Hierdurch partizipiere der Inhaber der jüngeren Marke „STARBACCO“ an dem überragenden Erfolg und damit einhergehenden wirtschaftlichen Wert der Widerspruchsmarke „STARBUCKS“.

22 Zudem beeinträchtige die jüngere Marke die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke, da sie für Produkte eingetragen sei, die für die Widerspruchsmarke einen sog. inkompatiblen Zweitgebrauch darstelle. Mit dem Konsum von Tabakwaren und Raucherartikeln - auch bei den neuartigen e-Zigaretten, Verdampfern oder Sishas - seien negative Assoziationen in Zusammenhang mit Gesundheitsrisiken und -schäden verbunden, die nicht zu dem Image und Produktportfolio der bekannten Widerspruchsmarke „STARBUCKS“ passten, sondern geeignet seien, dieser zu schaden. Das mit der jüngeren Marke und den beanspruchten Produkten einhergehende negative Image sei deshalb geeignet, das Ansehen der bekannten Marke „STARBUCKS“ zu beeinträchtigen, insbesondere wenn man an die Tabak- und Raucherprodukte mit Kaffeegeschmack oder Kaffeearoma denke.

23 Die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke begründe bereits für sich die erforderliche Unlauterkeit dieses Handelns (vgl. BGH GRUR 2005, 583 - Lila-Postkarte). Etwaige Rechtfertigungsgründe für die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke seien nicht vorgetragen worden.

24 Zudem liege auch der Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor. Aufgrund der hohen visuellen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen sowie einer infolge langjähriger und intensiver Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei selbst ein geringer oder entfernter Grad an Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen noch ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Da die beiderseitigen Waren – wie dargelegt –Berührungspunkte in den Geschmacksrichtungen, Aromen, den flüssigen Darreichungsformen, den kleinen Kunststoffflaschen, den Verkaufsstätten, dem parallelen oder alternativen Konsum von Kaffee und Tabakwaren bzw. Raucherartikeln aufwiesen, bestehe sowohl ein enges Ergänzungs- als auch ein Konkurrenzverhältnis der Waren und Dienstleistungen. Damit liege eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor.

25 Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

26 den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 31. Oktober 2019 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der Marke 30 2016 032 133 zu löschen.

27 Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

28 die Beschwerde zurückzuweisen.

29 Nach seiner Auffassung hat das DPMA zutreffend sowohl die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als auch eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und/oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG verneint. Bereits aufgrund der erheblichen Waren- und Dienstleistungsferne scheide eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, was erst recht in Anbetracht der deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der sich gegenüberstehenden Marken zu gelten habe.

30 Auch unter dem Aspekt des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes liege ersichtlich keine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und/oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke vor. Hierfür fehle es an jeglicher sichtbarer Anlehnung der angegriffenen Marke an die Widerspruchsmarke. Die bloße Übereinstimmung im äußerst kennzeichnungsschwachen Bestandteil „STAR-“ genüge hierfür ersichtlich nicht. Allein im deutschen Markenregister seien in der Klasse 34 über 40 Marken mit dem Bestandteil „Star“ eingetragen, im Markenregister des EUIPO über 70. In der Klasse 43 existierten weit über 100 eingetragene deutsche Marken mit dem Bestandteil „Star“, wie z.B. die deutschen Marken „STAR DUST“, „Stargrills“, „STARBARISTA“, „STARBAR“, „StarBurger 82“ usw.

31 Vor diesem Hintergrund erscheine es nicht nachvollziehbar, dass allein aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke deren Schutzumfang derart erheblich - in zweifacher Weise - ausgeweitet werde, nämlich sowohl in Bezug auf die von Haus aus bestehende Waren- und Dienstleistungsferne, als auch in Bezug auf die erheblichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Marken. Eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung könne insoweit nicht gesehen werden.

32 Mit gerichtlichen Schreiben vom 21. März 2024 und vom 8. Mai 2024 sind die Verfahrensbeteiligten auf die vorläufige Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

33 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

34 Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.