1 Das Wort-Bildzeichen 30 2014 008 508

2 ist am 28. November 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen

3 Klasse 08: Tafelsilber, Essbestecke, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel;

4 Klasse 14: Schmuckwaren, Juwelierwaren sowie Uhren, insbesondere Schmuck-Uhren; Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse, Uhrwerke, Uhrwerkteile; Verpackungen, nämlich Schmuck-Schatullen und Schmuck-Etuis; unbearbeitete Mineralien [Steine] als Dekorations-, Schmuck- und Sammelobjekte für vorgenannte Waren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Silber, Silberlegierungen, anlaufgeschützte Silberlegierungen;

5 Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen für die vorgenannten Waren der Klassen 8 und 14;

6 Klasse 37: Reparatur von Uhren und Schmuckwaren.

7 Gegen die am 13. März 2015 veröffentlichte Eintragung hat die Widersprechende am 11. Juni 2015 Widerspruch erhoben aus ihrer prioritätsälteren nationalen Wort-/Bildmarke 397 36 873

8 die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

9 Edelmetallteile und Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 enthalten; Dienstleistungen eines Designers und Juweliers, nämlich Reparaturen und Materialbearbeitung.

10 Der Widerspruch ist auf sämtliche Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet.

11 Mit Eingabe vom 24. Juli 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

12 Die Widersprechende hat daraufhin im Verfahren vor der Markenstelle insgesamt vier Eidesstattliche Versicherungen vom 29. Oktober 2015, 22. Dezember 2017, 19. September 2018, 27. Juni 2019 mit Anlagen 1 bis 33 und im Beschwerdeverfahren zwei weitere Eidesstattliche Versicherungen vom 2. Februar 2024 und 5. September 2025 mit weiteren Anlagen 34 bis 65 vorgelegt. Von diesen Anlagen sind insbesondere folgende bedeutsam:

13 - Anlage 1: Die Hauptfirmenbroschüre (Hausprospekt), auf deren Seite 3 ganz unten die Marke auf einer Schmucksteinkette in verfremdeter Form (es fehlt die Serife und der Kreisring) erkennbar ist;

14 - Anlage 5: Zwei Originalschmuckstücke (Ringe), in deren Ringschiene die Widerspruchsmarke eingeprägt ist;

15 - Anlage 34: Diese zeigt Aufnahmen von fünf unterschiedlichen Ringen und Anhängern, darunter ein Schmuckstück Nr. 1 mit der Artikel-Nr. 11448;

16 - Anlage 36: Diese zeigt die Widerspruchsmarke auf den Schmuckstücken gemäß Anlage 34;

17 - Anlagen 37 bis 45: Rechnungen über die Lieferung von Schmuckstücken, die teilweise auch die Schmuckstücke gemäß Anlage 34 betreffen;

18 - Anlage 46 bis 50, 52 bis 55: Rechnungen über die Lieferung von Schmuckstücken, die teilweise auch das Schmuckstück Nr. 1 Artikel-Nr. 11448 gemäß Anlage 34 betreffen.

19 - Anlage 56: Abbildung eines Schmuckstückes mit der Artikel-Nr. 11449 (Dieser Artikel fällt nicht unter die Schmuckstücke gemäß Anlage 34).

20 - Anlage 57 bis 61, 63 bis 65: Rechnungen über die Lieferung von Schmuckstücken, die teilweise auch das Schmuckstück gemäß Anlage 56 betreffen.

21 Mit Beschlüssen vom 18. August 2017 und 9. Oktober 2020, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 08 beim DPMA die Teillöschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

22 Klasse 14: Schmuckwaren, Juwelierwaren sowie Uhren, insbesondere Schmuck-Uhren; Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse, Uhrwerke, Uhrwerkteile; unbearbeitete Mineralien [Steine] als Dekorations-, Schmuck- und Sammelobjekte für vorgenannte Waren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Silber, Silberlegierungen, anlaufgeschützte Silberlegierungen;

23 Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen für die vorgenannten Waren der Klassen 14;

24 Klasse 37: Reparatur von Uhren und Schmuckwaren

25 unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen angeordnet.

26 Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, für diese Waren und Dienstleistungen sei vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

27 Die Widerspruchsmarke sei für Schmuckwaren rechtserhaltend benutzt. Zeitraum, Umfang und Ort der Benutzung der Widerspruchsmarke seien hinreichend glaubhaft gemacht. Die insgesamt vier eidesstattlichen Versicherungen des in seiner Funktion als Prokurist der Widersprechenden uneingeschränkt auskunftsfähigen Herrn A. H. vom 29. Oktober 2015, 22. Dezember 2017, 19. September 2018 und 27. Juni 2019 wiesen für die Geschäftsjahre 2009/2010 bis 2017/2018 Umsätze der Widersprechenden von jährlich jeweils über 1 Mio. € in Deutschland aus. Wie sich aus den prozentualen Auflistungen auf den jeweiligen Seiten 2 der Erklärungen vom 29. Oktober 2015 und 27. Juni 2019 ergebe, bezögen sich diese Umsätze in hinreichendem, nämlich eine bloße Scheinbenutzung ausschließendem Umfang auch auf bernstein- bzw. granatbesetzte Ohrringe, Ringe, Ketten, Armbänder und Schlüsselanhänger. Auch die Art und Form der markenmäßigen Benutzung sei durch die sonstigen Benutzungsunterlagen und -muster hinreichend dokumentiert. Diese würden durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 27. Juni 2019, 19. September 2018 und 29. Oktober 2015 verklammert und seien daher ebenfalls von der Glaubhaftmachung erfasst. Insbesondere habe die Widersprechende, wie in der eidesstattlichen Versicherung vom 29. Oktober 2015 ausgeführt, als Anlage 5 zwei Schmuckstücke, nämlich Silberringe mit Bernsteinbesatz, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet seien, als Muster vorgelegt. Unschädlich sei, dass die Nachweise für die Art der Benutzung überwiegend undatiert seien, weil sich die zeitliche Dimension der Benutzung aus den Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen ergebe, in denen zudem explizit erklärt werde, dass sich die Beispiele auf die relevanten Nutzungszeiträume bezögen. Die benutzten Waren ließen sich unter den im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff „Schmuckwaren“ subsumieren, wobei nach den Regeln der Integration die rechtserhaltende Benutzung für eben diesen nicht zu breit gefassten Oberbegriff „Schmuckwaren“ anzuerkennen sei.

28 Zwischen den „Schmuckwaren“ der älteren Marke und den gelöschten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit.

29 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Soweit die Widersprechende dem unter Verweis auf Länderkürzel wie „GH“ und „CH“ für Ghana und die Schweiz entgegengetreten sei, sei zu beachten, dass jedenfalls bei den in Rede stehenden Produkten die Herkunft aus einem bestimmten Land nicht durch Länderkürzel, sondern durch Bezeichnungen wie „Swiss Made“ oder auch „Made in Ghana“ gekennzeichnet werde. Zudem erwachse der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer auffälligen grafischen Gestaltung eine Eigentümlichkeit, die eine normal ausgeprägte originäre Kennzeichnungskraft begründe.

30 In klanglicher Hinsicht bestehe zwischen den Marken Identität. Bei der Widerspruchsmarke wirke die Umkreisung wegen ihres deutlich größeren Ausmaßes und ihrer räumlichen Absetzung von den übrigen Zeichenelementen als Grafikelement und nicht als Buchstabe „O“. Die zentralen Buchstabenelemente beider Zeichen würden von maßgeblichen Teilen des Verkehrs als Buchstabenfolge „GH“ gelesen und jeweils zweisilbig als „[ɡeː]-[haː]“ artikuliert. Selbst wenn man mit der Markeninhaberin davon ausgehen wollte, dass gewichtige Teile des Verkehrs das zentrale Zeichenelement der Widerspruchsmarke als Buchstabenfolge „CH“ erkennen und somit als „[t͡seː]-[haː]“ aussprächen, seien sich beide Zeichen phonetisch noch immer zumindest leicht überdurchschnittlich ähnlich, da diese Silben durch den übereinstimmenden Vokal „e“ dominiert würden, während die gleichermaßen klangschwachen Konsonanten „g“ und „c“ zurückträten. Die Vergleichsmarken seien auch in bildlicher Hinsicht ähnlich. Denn es würden jeweils optisch ähnlich anmutende Schriftzeichen wiedergegeben, die sich in ihren Größenproportionen entsprächen und in vergleichbarer Weise miteinander verwoben seien.

31 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

32 Sie beantragt – in erster Linie – die Aussetzung des Verfahrens. Sie habe einen Verfallsantrag gegen die Widerspruchsmarke gestellt, so dass der Ausgang des vorliegenden Widerspruchsverfahrens vom Ausgang des Verfallsnichtigkeitsverfahrens abhängig sei. Zudem habe die Markeninhaberin ein überwiegendes Interesse an der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens. Ihr Vergleichsangebot sei von der Widersprechenden mit unzumutbaren Gegenforderungen abgelehnt worden. Zusätzlich habe die Widersprechende eine Verletzungsklage angedroht. Sofern das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt werde, laufe die Markeninhaberin Gefahr, nicht nur ihrer Marke verlustig zu gehen, sondern darüber hinaus wegen Markenverletzung in Anspruch genommen zu werden. Sie könne auch nicht auf eine mögliche Eintragungsbewilligungsklage verwiesen werden, da diese keinen Suspensiveffekt entfalte und die Bildung eines Zwischenrechts insbesondere mit Blick auf einen Markenverletzungsprozess bzw. das Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO zu erheblichen Problemen führe.

33 Hilfsweise begehrt die Markeninhaberin die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und Zurückweisung des Widerspruchs. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht worden. Die eidesstattlichen Versicherungen enthielten keine hinreichend konkreten Angaben. Sie seien vage gehalten und umfassten auch rechtlich wertende Einlassungen. Bei den Fotografien sei nicht nachvollziehbar, ob die abgebildeten Erzeugnisse aus dem Benutzungszeitraum stammten. Es sei bezeichnend, dass die Widersprechende zusammengenommen seit 11 Jahren kein authentisches Bildmaterial aus einem Zeitraum von nunmehr 16 Jahren auffinden könne, das auch nur eine relevante Ware zeige, welche die angegriffene Marke trägt.

34 Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr. Soweit die Widersprechende ausführe, dass sich ihre Waren „ausschließlich an Juweliere, Uhrmacher oder Schmuckfachgeschäfte“, also Fachverkehrskreise, richteten, sei von einem sehr hohen Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise auszugehen, so dass der Verkehr auch kleine Unterschiede zwischen den Zeichen erkenne. Der Buchstabenbestandteil der Widerspruchsmarke sei für ihre Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende geographische Herkunftsangabe, egal, ob man ihn „GH“ oder richtigerweise „CH“ lese. „GH“ sei das Länderkürzel für das Gold-Exportland Ghana. „CH“ sei das Länderkürzel für die Schweiz, die für höchstqualitative Uhren- und Schmuckwaren bekannt sei. Nach ständiger Rechtsprechung unterlägen auch Angaben über die Herkunft der verwendeten Rohstoffe einem absoluten Schutzhindernis. Damit komme es ausschließlich auf einen Vergleich der grafischen Bestandteile an. In der angegriffenen Marke seien die zwei Buchstaben sichtbar getrennt angeordnet. Beide Buchstaben wiesen an ihren jeweiligen Strichenden gleichartige Serifen mit Kehlung auf. Der untere Bogen des „G“ untergreife den vorderen Schenkel des „H“. Die Grundlinie des „H“ verlaufe leicht oberhalb der Grundlinie des „G“.

35 In der Widerspruchsmarke sei das untere Ende des „C“ stattdessen mit dem vorderen Schenkel und dem Querstrich des „H“ verbunden. Deswegen verliefe die Grundlinie des „H“ auch deutlich unterhalb der Grundlinie eines angeblichen „G“. Die beiden Buchstaben wiesen auch grafisch unterschiedliche Serifen auf. Während das „C“ lediglich am oberen Strichende eine pfeilförmige Serife mit Kehlung habe, weise das „H“ an sämtlichen Strichenden ungekehlte, linienförmige Serifen auf.

36 Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

37 das Beschwerdeverfahren bis zum Abschluss des gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Verfallsnichtigkeitsverfahrens auszusetzen;

38 hilfsweise,

39 die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 2017 und vom 9. Oktober 2020 im Umfang der Teillöschungsanordnung aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 397 36 873 insgesamt zurückzuweisen.

40 Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

41 den Aussetzungsantrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen

42 sowie

43 die Beschwerde zurückzuweisen.

44 Die Beschwerdegegnerin trägt vor, dass die Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke für den weiteren Verlauf dieses Beschwerdeverfahrens keine Bedeutung habe, da die hier streitgegenständlichen Fragen bereits ausgiebig geprüft und die Beweise gewürdigt worden seien. Auch sei das Verfallsverfahren bereits seit Ende 2024 anhängig, der Aussetzungsantrag erfolge nunmehr jedoch kurz vor der das Verfahren abschließenden mündlichen Verhandlung. Er diene erneut zur Vermeidung einer endgültigen Entscheidung des bereits seit 2015 anhängigen Widerspruchsverfahrens und sei als rechtsmissbräuchlich anzusehen.

45 Die Beschwerdegegnerin habe ausreichende Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, wie die zutreffende Würdigung der Markenstelle in den Beschlüssen vom 18. August 2017 und 9. November 2020 gezeigt habe. Die Anlagen der fünften Eidesstattlichen Erklärung des Herrn A. H. vom 2. Februar 2024 zeigten weiterhin Abbildungen von fünf Schmuckstücken (mit Nr. 1 bis Nr. 5 gemäß der Anlage 34 bezeichnet) mit Detailaufnahmen derjenigen Bereiche, in denen sich die Punzierung mit der Widerspruchsmarke befände. Als weitere Anlagen 37 bis 45 seien Rechnungen über den Verkauf der fünf Schmuckstücke Nr. 1 bis Nr. 5 aus Anlagen 34 bis 36 sowie weiterer, auf gleiche Weise punzierter Schmuckstücke an Kunden aus den Jahren 2021 bis 2023 beigefügt. Soweit die Beschwerdeführerin die Benutzungsunterlagen in Bezug auf den ersten Benutzungszeitraum für unzureichend erachte, fänden sich in den Anlagen 46 bis 54 Beispielrechnungen über den Verkauf des Schmuckstücks Nr. 1 gemäß vorheriger Anlagen 37 bis 45 aus dem Zeitraum 2013 bis 2024. Zur Ausräumung etwaiger verbleibender Zweifel sei in den Anlagen 56 bis 65 zusätzlich der Verkauf eines weiteren Schmuckstücks mit der Artikelnummer 11449 in beiden Benutzungszeiträumen nachgewiesen. Die Nachweise umfassten in Anlage 56 Auszüge aus dem internen System, in denen jeweils die Artikelnummer (11449) erkennbar sei. Zudem seien Fotographien der Schmuckstücke mit erkennbarer Punzierung mit der Widerspruchsmarke beigefügt. In den Anlagen 57 bis 65 fänden sich Beispielrechnungen über den Verkauf des weiteren Schmuckstücks sowie einer Vielzahl weiterer auf gleiche Weise punzierter Schmuckstücke an Kunden in den Jahren 2013 bis 2024.

46 Zwischen den Marken bestehe auch die Gefahr von Verwechslungen.

47 Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke sei durchschnittlich. Bei Betrachtung der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit würden die relevanten Verkehrskreise schon aufgrund der auffälligen grafischen Gestaltung des Zeichens keine geografische Angabe wahrnehmen. Sie seien nicht veranlasst, an Ghana oder die Schweiz zu denken. Die Zeichenähnlichkeit sei nicht nur aus Sicht der Fachkreise zu beurteilen, sondern auch aus der Sicht eines normal informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers. Beide Zeichen bestünden aus je zwei Buchstaben, die der Verkehr ohne Weiteres als "Ge-Ha" benennen werde. Die zumindest für einen wesentlichen Teil der Verkehrskreise erkennbare Verschmelzung ergebe erst dadurch Sinn, dass in der Widerspruchsmarke ein Teil des "G" im "H" wiederzufinden sei. Ein an das "H" gesetztes "C" werde deswegen eben nicht erkannt, weil das fragliche Zeichenelement erstens eine für ein "C" ungewöhnliche, an seinen Enden zu gerade Kontur, und zweitens an seinem unteren Ende eine vergleichsweise zu geringe Breite aufweise und daher unvollständig bzw. "abgeschnitten" wirke.

48 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

49 Die statthafte und zulässige Beschwerde ist im Hilfsantrag begründet.

50 Der Antrag, das Beschwerdeverfahren bis zur endgültigen Erledigung des Verfallsverfahrens gegen die Widerspruchsmarke auszusetzen, ist nicht begründet. Die Beschwerde war daher im Hauptantrag (im Übrigen) zurückzuweisen.

54 In der Sache hat die Beschwerde jedoch Erfolg, da es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fehlt. Im vorliegenden Fall können auf Seiten der Widerspruchsmarke weder Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a.F.) noch könnte mit der erforderlichen Sicherheit eine Ähnlichkeit der Marken festgestellt werden, so dass der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen war (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).