1 Das am 21. Oktober 2016 angemeldete Zeichen

2 Prolactis

3 ist am 19. Januar 2017 unter der Nummer 30 2016 030 093 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Es genießt derzeit Schutz für folgende Waren:

4 Klasse 5:

5 Nahrungsergänzungsmittel; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Milchpulvernahrung aus Milchbestandteilen, Milcherzeugnissen, pflanzlichem oder tierischem Eiweiß für die Zubereitung von Breien für Babys und Kinder; Milchpulver [Babykost]; Milchpulvernahrung für Kleinkinder; Vitaminpräparate; Ballaststoffe; diätetische Ergänzungsstoffe; diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätsüßwaren für medizinische Zwecke; funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Mahlzeitenersatz in Pulverform; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Multivitaminpräparate; Nährmittel auf Eiweißgrundlage, für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsgetränke; Nahrungsmittel für medizinisch-restriktive Diäten; Nahrungsmittel für Diabetiker; überwiegend aus Mineralstoffen oder Vitaminen bestehende Nahrungsergänzungsstoffe; Vitaminpräparate und -getränke; sämtliche vorgenannten Waren nicht bestehend aus menschlicher Milch für Babys oder hergestellt unter Verwendung menschlicher Milch für Babys;

6 Klasse 29:

7 Milch und Milchprodukte; Milchpulver; Milchshakes; Milchgetränke auf Milchbasis; Dessertspeisen, im Wesentlichen aus Milch, Joghurt, Quark und Sahne; diätetische Nahrungsmittel, nicht für medizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen, Fetten, Eiweißen; alle vorbenannten Waren auch in diätetischer Form, ausgenommen für medizinische Zwecke; sämtliche vorgenannten Waren nicht bestehend aus menschlicher Milch für Babys oder hergestellt unter Verwendung menschlicher Milch für Babys;

8 Klasse 30:

9 Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; protein-angereicherte Sportgetränke; isotonische Getränke; Smoothies; Aloe-Vera-Getränke; Energiegetränke; milchähnliche Getränke; Molkegetränke; Sportgetränke, auch mit Elektrolytanteilen; vitaminhaltige Getränke, nicht für medizinische Zwecke.

10 Gegen die Eintragung der am 24. Februar 2017 veröffentlichten Marke wurden am 23. Mai 2017 zwei Widersprüche eingelegt. Einer stammt von der Beschwerdeführerin, die ihn auf ihre am 6. April 2007 angemeldete und am 6. März 2008 eingetragene Wortmarke UM 005 818 406

11 PROLACTA

12 sowie auf folgende Waren stützt:

13 Klasse 29:

14 Lösliche oder nicht lösliche Milchproteine; lösliche oder nicht lösliche Milchproteinkonzentrate; Laktoserum.

15 Mit am 27. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten.

16 Daraufhin hat die Widersprechende diverse Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht.

17 Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Tarifbeschäftigten, vergleichbar einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 29. April 2021 auch den Widerspruch der Beschwerdeführerin mangels Verwechslungsgefahr sowie ihren Antrag, die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Inhaberin der angegriffenen Marke aufzuerlegen, zurückgewiesen. Die zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben. Ausgehend von der Registerlage bestehe zwischen der Ware „Milchpulver“ der angegriffenen Marke und den Waren „lösliche oder nicht lösliche Milchproteine; lösliche oder nicht lösliche Milchproteinkonzentrate; Laktoserum“, auf die der Widerspruch ausschließlich gestützt werde, Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Ob und inwieweit eine Ähnlichkeit zu weiteren Waren der angegriffenen Marke gegeben sei, könne als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, denn auch bei Warenidentität sei eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Abzustellen sei vorliegend auf den normal informierten sowie angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, weil die in Rede stehenden Waren vor allem von allgemeinen Verkehrskreisen in Anspruch genommen würden. Der Widerspruchsmarke sei noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen, obwohl durch die Silbe „LACT“ ein Hinweis auf Milch sowie seine Bestandteile vermittelt werde und die Marke damit über einen gewissen beschreibenden Anklang verfüge. Zum einen sei die Gesamtbezeichnung durch die Vorsilbe „PRO-“ und den Endvokal „-A“ hinreichend phantasievoll gebildet, zum anderen seien Wörter sogenannter toter Sprachen, wie Latein, nur dann schutzunfähig, wenn sie in den allgemeinen oder den Fachwortschatz übergegangen seien, was für die in Rede stehenden Waren und die damit angesprochenen allgemeinen Verbraucher nicht angenommen werden könne. Für eine nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken lägen keine Anhaltspunkte vor. Ob die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert worden sei, könne dahingestellt bleiben. Denn selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten normalen Kennzeichnungskraft und bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren sei unter Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr wegen des deutlichen Markenabstands auszuschließen. Die jeweils dreisilbigen Vergleichsmarken stimmten zwar in den ersten sieben Buchstaben und damit am stärker beachteten Wortanfang überein. Die sich an die identische Lautfolge „Prolact-“ anschließenden Endungen bewirkten jedoch mit dem dunkel klingenden Vokal „a“ einerseits und dem hellklingenden Vokal „i“ sowie dem markanten Zischlaut „s“ andererseits ein noch deutlich hervortretendes abweichendes Gesamtklangbild. Auch schriftbildlich unterschieden sich die Marken nicht nur in der Wortlänge, sondern auch in ihrer Umrisscharakteristik wegen der unterschiedlichen Endungen ausreichend. Begriffliche Ähnlichkeiten lägen ebenfalls nicht vor. Damit sei eine Verwechslungsgefahr in keinerlei Hinsicht erkennbar.

18 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach den von ihr bereits im Amtsverfahren beigebrachten Unterlagen sei die Widerspruchmarke in dem gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. maßgeblichen Zeitraum vom 24. Februar 2012 bis 24. Februar 2017 für die dem Widerspruch zugrunde gelegten Milchproteinkonzentrat-, Milchprotein- und/oder Laktose-Produkte als von der Lizenznehmerin der Widersprechenden, der X …, rechtserhaltend benutzt anzusehen. Die rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. ergebe sich aus den im gerichtlichen Verfahren nachgereichten Unterlagen, bestehend aus zwei Konvoluten von Webseiten-Auszügen der englischen Internethomepage der Lizenznehmerin, zwei Produktbeschreibungen für Milchprotein- und/oder Laktoseprodukte, Auszügen aus englischen und französischen Onlinemagazinen sowie einem Rechnungskonvolut betreffend die Jahre 2017 bis 2020, wobei die daraus ersichtliche Benutzung insbesondere in Deutschland, Frankreich und weiteren EU-Mitgliedstaaten ausreichend für eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke innerhalb der Europäischen Union sei. Die Widersprechende führt weiterhin aus, dass die Widerspruchsmarke „PROLACTA“ eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen besonderen Bekanntheitsgrad aufweise. Als solche genieße sie gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer sei. Indem die Markenstelle die Frage der Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausdrücklich dahingestellt gelassen habe, habe sie dies verkannt. Wie die Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung zeigten, werde die Widerspruchsmarke seit Jahren mit beträchtlichen Umsätzen in 9 Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet. Sie sei dem Publikum darüber hinaus auch durch Werbung bekannt. Die Bekanntheit für Milchprodukte bestehe insbesondere in Deutschland. Die sich gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch, teilweise ähnlich, was die Markenstelle zutreffend festgestellt habe. Bei den Waren der Widerspruchsmarke handele es sich um Bestandteile von Milch. Da sämtliche von der angegriffenen Marke umfassten Waren Milchprodukte sein oder Milchpulver enthalten könnten, bestünden die beiderseitigen Waren jeweils aus denselben Grundmaterialien und Zutaten. Sie würden von denselben Produzenten hergestellt und über die gleichen Vertriebskanäle, nämlich Supermärkte, Drogeriemärkte oder Apotheken vertrieben. Da es sich dabei um allgemeine Konsumgüter handele, sei auf das breite Publikum abzustellen, dessen Aufmerksamkeit eher gering sei. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsverbraucher über Kenntnisse der lateinischen Sprache verfüge und die Markenbestandteile „pro“ und „lact“ ohne Weiteres als beschreibende Hinweise auffasse. Insbesondere in Bezug auf Letzteren sei dies fernliegend. Insofern sei anzunehmen, dass sich der Verkehr an den jeweiligen Gesamtzeichen und zudem, entsprechend dem geltenden Erfahrungssatz, maßgeblich an deren Wortanfang orientiere, in dem beide Kollisionszeichen identisch übereinstimmten. Die Abweichungen in den Wortendungen führten weder aus der hochgradig schriftbildlichen noch hochgradig klanglichen Ähnlichkeit heraus, zumal in klanglicher Hinsicht die Betonung auf den ersten Wortsilben liege und die unterschiedlichen Endungen „a“ und „is“ klangschwach seien. Sofern man vor diesem Hintergrund keine unmittelbare Verwechslungsgefahr als gegeben erachte, sei zumindest von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen, weil diejenigen Verbraucher, die die minimalen Zeichenunterschiede erkennen sollten, auf eine Markenfamilie desselben Herstellers schließen würden.

19 Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist der weitere Widerspruch zurückgenommen worden, so dass insoweit der Beschluss vom 29. April 2021 gegenstandslos geworden ist. Demzufolge beantragt die Widersprechende sinngemäß,

24 Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt demgegenüber,

28 Ihrer Ansicht nach ist die Beschwerde bereits deshalb unbegründet, weil die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Produkte, auf die der Widerspruch gestützt werde, fielen unter Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte in der Klasse 29. Die dargelegte Benutzung betreffe hingegen allenfalls Waren der Klasse 5, nämlich „Milchpulver für Säuglinge“. Damit sei eine rechtserhaltende Benutzung für eingetragene Waren nicht einmal ansatzweise glaubhaft gemacht. Auch den für den zweiten Benutzungszeitraum nachgereichten Unterlagen lasse sich lediglich eine Verwendung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Babynahrung entnehmen. Soweit sie darüber hinaus erkennen ließen, dass die Widersprechende auch Produkte für andere Zielgruppen, beispielsweise Sportler, anbiete, erfolge dies unter anderen Markennamen. Die vorgelegten Rechnungen sprächen angesichts der darin ausgewiesenen großen Mengen zudem eher für eine Abgabe an Krankenhäuser oder vergleichbare Einrichtungen, nicht aber für ein Endverbraucherprodukt. Gegenstand der von der Widersprechenden eingereichten Belege könne auch ein Ausgangsstoff für die Lebensmittelherstellung sein, der allerdings in die Klasse 1 fiele und damit ebenso wenig eine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren der Klasse 29 begründen könnte. Sofern eine Benutzung unterstellt werde, habe die Markenstelle unzutreffend eine Ähnlichkeit zwischen den kollisionsrelevanten Widerspruchswaren in Klasse 29 und dem von der angegriffenen Marke beanspruchten „Milchpulver“ angenommen. Ebenso unzutreffend sei sie davon ausgegangen, dass die Waren von allgemeinen Verbraucherkreisen in Anspruch genommen würden. Vielmehr handele es sich bei den Produkten der Widerspruchsmarke um hochwertig klinisch geprüfte, für die Bedürfnisse von frühgeborenen Säuglingen konzipierte Erzeugnisse, die sich an spezialisierte Abnehmer mit entsprechend überdurchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad richteten. Diese würden den Bestandteil „lact“ ohne Weiteres als Hinweis auf Milch verstehen, zumal er ausweislich des Begriffs „Lactoseintoleranz“ auch im deutschen Wortschatz enthalten und insofern allgemein bekannt sei. Dies bedeute, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke minimal sei und die Kollisionsmarken nicht wegen der Übereinstimmung im beschreibenden Bestandteil „Prolact“ als ähnlich eingestuft werden könnten. Vielmehr würden die aufmerksamen Verkehrskreise mehr auf die abweichenden Wortendungen achten und daher die Marken nicht verwechseln. Die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft, für die keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich seien, werde ebenso bestritten wie eine etwaige Bekanntheit.

29 Mit gerichtlichem Schreiben vom 24. April 2023 hat der Senat die Beteiligten darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden sei und somit der Widerspruch schon mangels berücksichtigungsfähiger Waren keine Aussicht auf Erfolg habe.

30 Die Verfahrensbeteiligten haben zu dem Senatshinweis nicht Stellung genommen. Insbesondere hat die Widersprechende zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke nicht ergänzend vorgetragen und keine weiteren Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt.

31 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 24. April 2023 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

32 Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde ist unbegründet. Da die Widersprechende auf die im Amtsverfahren in zulässiger Weise erhobene und im Beschwerdeverfahren wiederholte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 119 Nr. 4 MarkenG (entspricht § 125 b Nr. 4 MarkenG in der Fassung bis 30. April 2022) i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (in der Fassung bis zum 13. Januar 2019) die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, konnte ihr darauf gestützter Widerspruch mangels berücksichtigungsfähiger Waren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sowie ihre Beschwerde keinen Erfolg haben.