1 Das am 13. Dezember 2017 angemeldete Zeichen

2 Dr. Wolff‘s Lindasan

3 ist am 23. Februar 2018 unter der Nummer 30 2017 112 813 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für Waren der Klassen 3, 5, 10, 25 und 30 eingetragen und am 29. März 2018 veröffentlicht worden.

4 Am 22. Juni 2018 wurde Widerspruch aus der Wortmarke UM 014 556 195

5 LINDESA

6 erhoben, die am 14. September 2015 angemeldet und am 9. Januar 2016 eingetragen worden ist. Sie ist derzeit für folgende Waren geschützt:

7 Klasse 3:

8 Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer und Zahnputzmittel; Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel für nichtmedizinische Zwecke;

9 Klasse 5:

10 Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel, pharmazeutische Erzeugnisse für die Dermatologie.

11 Der Widerspruch richtet sich gegen die Eintragung der Marke 30 2017 112 813 für folgende Waren

12 Klasse 3:

13 Körperpflegemittel; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Seifen und Gele; Haut-, Augen- und Nagelpflegemittel; Enthaarungs- und Rasiermittel;

14 Klasse 5:

15 Medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Arzneimittel und natürliche Heilmittel; Diagnostikmittel und -materialien; Hygienepräparate und -artikel; Medizinische und desinfizierende Seifen sowie Detergenzien; Desinfektionsmittel und Antiseptika; Absorbierende Erzeugnisse für die Körperhygiene; Damenhygieneartikel; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel.

16 Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 16. Januar 2020 die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke für die Waren der Klassen 3 und 5 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 014 556 195 angeordnet. Das Verfahren über einen weiteren Widerspruch wurde gemäß Ziffer 2. der Beschlussformel bis zur Rechtskraft der Entscheidung ausgesetzt.

17 Zur Begründung trägt die Markenstelle vor, dass zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Umstände für eine Steigerung seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Auch eine Schwächung komme nicht in Betracht, weil die Widerspruchsmarke weder lexikalisch nachweisbar, noch im maßgeblichen Warenbereich gebräuchlich sei. Zudem wirke sich eine möglicherweise bestehende Kennzeichnungsschwäche des Wortanfangs "LIND" nicht auf den Schutzumfang der Marke in ihrer Gesamtheit aus. Auch lägen keine Anhaltspunkte für die Existenz vergleichbar gebildeter und im Verkehr benutzter Drittmarken vor. Die sich nach der Registerlage gegenüberstehenden Kollisionswaren seien teilweise identisch, teilweise mittel- bis geringgradig ähnlich. Auch wenn insbesondere bei nur wenig ausgeprägter Warenähnlichkeit bereits geringfügige Abweichungen der Marken genügten, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können, sei vorliegend der erforderliche Markenabstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht hinreichend eingehalten. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken "Dr. Wolff‘s Lindasan" und "LINDESA" in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht zwar hinreichend. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allerdings klanglich durch den Bestandteil "Lindasan" geprägt. Bei dem Zusatz "Dr. Wolff‘s" handele es sich um das Firmenschlagwort der Inhaberin der angegriffenen Marke, dessen Erkennbarkeit als Herstellerangabe sich bereits aus der Art der Zeichengestaltung ergebe. Zudem sei einigen Verbrauchern "Dr. Wolff‘s" als Herstellerangabe bereits tatsächlich geläufig. Bei einer mit erkennbarem Firmennamen gebildeten Kombinationsmarke verlagere sich der prägende Charakter auf den anderen Markenteil, da der Verkehr Waren in der Regel nicht nach dem Namen des Herstellers oder Händlers unterscheide, sondern sich hinsichtlich des Einzelprodukts an anderen Kennzeichnungsmitteln - hier "Lindasan" - orientiere, soweit diese nicht kennzeichnungsschwach seien. Klanglich stünden sich damit die Wörter "Lindasan" und "LINDESA" gegenüber, die gleiche Silbenanzahl und -gliederung sowie den gleichen Wortanfang "Lind" aufwiesen. Die vorhandenen Unterschiede in der mittleren und der Endsilbe träten demgegenüber nicht so prägnant hervor, dass sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild wesentlich beeinflussten. Soweit die Inhaberin der jüngeren Marke vortrage, "Lind-" sei ein in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 verbrauchtes Präfix, das auf zarte, angenehme Eigenschaften der Produkte hinweise und in einer Vielzahl von eingetragenen Marken enthalten sei, sei dem nicht beizutreten. Denn eine Schwächung der maßgeblichen Kennzeichnungskraft durch Drittmarken könne nur durch benutzte Zeichen eintreten. Hinsichtlich der Benutzung der vorgetragenen Marken sei aber nichts bekannt, zudem sei in vielen von ihnen schon aufgrund ihrer abweichenden Struktur das Präfix nicht als solches erkennbar. Auch werde es im Sinne von "zart, angenehm" in der deutschen Sprache nur selten verwendet. Die Verwechslungsgefahr werde auch nicht durch den in der jüngeren Marke enthaltenen Vornamen "Linda" reduziert, weil dieser nicht hinreichend erkennbar als solcher hervortrete.

18 Ausschließlich gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 112 813 richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Zwar sei ihr darin zuzustimmen, dass von teilweiser Warenidentität auszugehen sei. Gleichwohl liege angesichts der weiteren in die Beurteilung einzubeziehenden Umstände eine Verwechslungsgefahr nicht vor. Insbesondere sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die mit ihrem Bestandteil "LIND-" ein Synonym für "warm, mild" oder "wohltuend, sanft" darstelle und damit vom Verkehr als Hinweis darauf, dass etwa "abgemildert" wird, verstanden werde, nur schwach bis allenfalls durchschnittlich. Insoweit sei nicht nur auf die Rechtsprechung zur Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken abzustellen, wie es die Markenstelle ausschließlich getan habe. Vielmehr gehe es in erster Linie darum, dass der gemeinsame Bestandteil "Lind" bzw. "LIND" dergestalt auf die Eigenschaften der Produkte hinweise, dass diese zart, angenehm, sensitiv oder lindernd seien. Dies werde durch die im Amtsverfahren überreichte Auflistung von Drittmarken mit dem Bestandteil "lind" aufgezeigt. Ergänzend werde mit den beigebrachten Internetfundstellen belegt, dass im Kosmetikbereich zahlreiche Bezeichnungen im Gebrauch seien, deren Bestandteil "lind" den Zweck eines Produkts (zart/lindernd) zum Ausdruck bringe. Doch selbst bei (irriger) Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehle es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr an einer ausreichenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken "Dr. Wolff‘s Lindasan" und "LINDESA". Entgegen der Auffassung der Markenstelle trete der Wortanfang "Dr. Wolff‘s" bei der angegriffenen Marke nicht in den Hintergrund, jedenfalls nicht in einer Art und Weise, dass er für den Verbraucher an Bedeutung verliere und zum Gesamteindruck der Zeichen nicht beitrage. Nachdem dieser Bestandteil am Zeichenanfang stehe, präge er die Gesamtmarke zumindest mit. Dem könne nicht entgegengehalten werden, dass es sich bei "Dr. Wolff‘s" um einen Firmennamen oder ein Firmenschlagwort handele, da er bzw. es nicht zwingend als solcher bzw. solches erkennbar sei. Vielmehr könne es sich auch um den Namen eines namensgleichen Arztes handeln. Zudem seien die Elemente "Dr. Wolff‘s" und "Lindasan" aufgrund der Genitivform und der damit verbundenen Klammerwirkung eine feste begriffliche Einheit. Die Verbraucher hätten insoweit keinen Anlass, in dem Gesamtgefüge zwei selbständige Zeichen zu sehen. Selbst wenn von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch "Lindasan" ausgegangen werde, hielten die Zeichen "Lindasan" und "LINDESA" aufgrund der unterschiedlichen Mittelvokale und Endungen einen ausreichenden schriftbildlichen und phonetischen Abstand zueinander ein. Trotz überwiegend identischer Buchstaben sei schriftbildlich eine unterschiedliche Reihung und klanglich eine unterschiedliche Betonung der Silben in der Mitte und am Ende der Zeichen gegeben. Zudem sei wiederum zu berücksichtigen, dass "Lind" bzw. "LIND" ein in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 verbrauchtes, zumindest aber ein geschwächtes Präfix sei. Ungeachtet dessen sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Vergleichswaren um gesundheitsbezogene Produkte handele, bei deren Erwerb die angesprochenen Verbraucher bekanntermaßen ein höheres Maß an Aufmerksamkeit an den Tag legten. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung scheide aus, weil es für die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung, die einen Ausnahmefall darstelle, zum einen an der Übernahme eines mit der Widerspruchsmarke identischen Zeichens fehle und zum anderen die genitivische Einbindung einer selbständig kennzeichnenden Stellung entgegenstehe. Dies habe das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum sowohl in der Ausgangs- als auch in der Beschwerdeinstanz hinsichtlich eines Widerspruchs aus der hiesigen älteren Marke gegen die Anmeldung einer Unionsmarke, die mit der streitgegenständlichen jüngeren Marke identisch ist, festgestellt.

19 Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

23 Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da höchstrichterlich nicht geklärt sei, unter welchen Umständen bei Vorliegen einer vorangestellten Herstellerbezeichnung in der Genitivform der nachfolgende Bestandteil seine selbständig kennzeichnende Stellung behalte. Des Weiteren sei die Zulassung der Rechtsbeschwerde angezeigt zur Frage, ob dann, wenn

24 - die ältere Marke aus sieben Buchstaben,

25 - der angeblich produktidentifizierende Bestandteil der jüngeren Kombinationsmarke aus acht Buchstaben bestehe und

26 - der jeweils fünfte Buchstabe unterschiedlich sei,

27 von einer ausreichenden Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden könne, um eine selbständig kennzeichnende Stellung des angeblich produktidentifizierenden Bestandteils der jüngeren Kombinationsmarke bejahen zu können.

28 Die Widersprechende beantragt,

29 die Beschwerde zurückzuweisen.

30 Im Wesentlichen verweist sie auf die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluss. Insbesondere habe die Markenstelle zu Recht festgestellt, dass der Zeichenbestandteil "Dr. Wolff‘s" für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktrete, dass er im Gesamteindruck vernachlässigt werde. Bei "Dr. Wolff‘s" handele es sich um einen in Deutschland bekannten Unternehmenshinweis. Die "Dr. Wolff‘s"-Gruppe sei ein im Bereich der Arzneimittel und der Kosmetik aktives Unternehmen in Bielefeld. Eines der bekanntesten Produkte sei die "Dr. Wolff‘s Biorepair Zahncreme", die intensiv im TV, Radio und Anzeigen beworben werde. Die angesprochenen Verbraucher würden daher in der Marke "Dr. Wolff‘s Lindasan" unmittelbar den Firmennamen "Dr. Wolff‘s" erkennen und sie im Sinne von "Lindasan" von dem Unternehmen "Dr. Wolff" verstehen. Aufgrund des großen Produktangebots des Unternehmens "Dr. Wolff" sei davon auszugehen, dass die Verkehrskreise die Waren gerade nicht nach dem Namen des Herstellers unterschieden, sondern sich in Bezug auf das jeweilige Einzelprodukt lediglich an den anderen Kennzeichnungsmitteln orientierten. Selbst wenn nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Lindasan" ausgegangen werde, komme diesem zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. In beiden Fällen verlagere sich die Frage der Ähnlichkeit der Marken auf die Bestandteile "Lindasan" und "LINDESA". Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen oder hochgradig ähnlichen Vergleichswaren sei der gebotene Abstand nicht mehr ausreichend. Vor dem Hintergrund der überwiegenden Übereinstimmungen der Zeichen sei eine hochgradige schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit gegeben. Insbesondere sei der Bestandteil "Lind" bzw. "LIND" nicht als sprachüblich im Zusammenhang mit Kosmetika oder Medikamenten anzusehen. "Lindasan" und "LINDESA" seien Phantasiebegriffe. Zudem handele es sich bei den Vergleichswaren nicht ausschließlich um Produkte, denen die Verbraucher ein höheres Maß an Aufmerksamkeit entgegenbrächten, sondern um einfache und alltägliche Körperpflegemittel, wie Seifen, Deos, Rasierschaum oder freiverkäufliche Arzneimittel, wie Vitaminpräparate.

31 Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. August 2021 hat der Senat die Beteiligten darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage eine Verwechslungsgefahr nur im Hinblick auf die identischen Kollisionswaren zu bejahen sei, so dass die Beschwerde teilweise Aussicht auf Erfolg habe.

32 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats nebst Recherchematerialien und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

33 Die beschränkt gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 112 813 eingelegte Beschwerde ihrer Inhaberin ist statthaft gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und auch im Übrigen zulässig. Sie hat in der Sache Erfolg, soweit sie gegen die Löschung der Eintragung der besagten Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren gerichtet ist, die lediglich im Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke liegen. Insoweit lässt sich eine Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Verbindung nicht feststellen. Keinen Erfolg hat das Rechtsmittel jedoch, als mit ihm die Aufhebung der Löschung für identische Waren begehrt wird, da in diesem Umfang eine Verwechslungsgefahr besteht.